作者：刘哲源  杨明   快帮云知识产权服务股份有限公司

关键词：功能性限定 功能性特征 相同等同 侵权判定 专利申请文件

摘要

2016年4月1《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《解释二》）正式施行。《解释二》对专利侵权纠纷案件中所涉及到的一些判定规则做了改动，尤其针对功能性特征做出了进一步的解释。研究《解释二》中与功能性特征相关的条文，对于专利申请文件撰写过程中功能性特征的把握与应用具有较大的指导意义。

一．功能性特征定义的发展

众所周知，在涉及功能性特征的专利侵权纠纷案件中，功能性特征的解释范围以及相同侵权和等同侵权的判断规则与普通案件有较大差异。明确功能性技术特征的定义是对涉及功能性特征的专利侵权纠纷案件进行裁判的基础，同时也有利于代理人在撰写时准确应用功能性特征。

对于功能性特征的定义是一个逐渐完善的过程。

《审查指南》中没有针对功能性特征进行定义，仅仅提到“权利要求中包含功能性限定的技术特征”。然而，何为“功能性限定”，《审查指南》中并没有给出具体解释，这导致代理人在专利申请文件撰写过程中只能凭借经验或者感觉对功能性特征进行应用

在2010年施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）中，将功能性特征定义为“权利要求中以功能或者效果表述的技术特征”。然而其中“功能或者效果”所囊括的范围过于宽泛，难以指导撰写和司法实践。

北京市高级人民法院于2013年发布了《专利侵权判定指南》，其中将功能性特征定义为“权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征”。该定义明确了功能性特征中的作用、功能或效果，应当对产品的部件或部件之间的配合关系或者步骤有限定作用。

国家知识产权局于2014年发布了《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南》，其中对功能性特征的定义与《专利侵权判定指南》基本相同。定义如下——“权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，其通常是通过在发明创造中所起的作用、功能或者效果而非结构或组成、工艺条件等对产品部件或部件之间的关系或者方法步骤或步骤之间的关系等进行限定的”。值得注意的是，根据该定义，功能性特征还能够限定步骤之间的关系。

《解释（二）》在《专利侵权判定指南》和《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南》的基础上，对功能性特征的定义做出了进一步的扩展。《解释（二）》第八条给出了功能性特征的定义：功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。可以看出，根据最新的定义，功能性特征还能够对组分及组分之间的关系起限定作用。

综上，笔者认为，在撰写中运用功能性特征时，应该明确把握一点——以功能或者效果表述的技术特征，无论是显性表现形式（例如所述A用于…”或者“用于…的A”）还是隐性表达形式（例如“驱动装置”或“夹紧机构”），都应该能够对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系有限定作用，在此基础上，该技术特征才能够被在侵权判定中被认定为功能性特征。而单纯对部件的用途进行限定的技术特征，则不能够被认定为功能性特征。

二．功能性特征定义的排除规则

并非所有符合功能性特征定义的情况都属于功能性特征。

在《专利侵权判定指南》中即对不属于功能性特征的情况进行了排除，排除规则如下——“（1）以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征，如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等。（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征”。

对于第（1）条排除规则，在司法实践中已经得到了广泛运用。例如在“梁锦水诉李昌众、上海欧纳包装制品有限公司专利侵权纠纷”一案中，最高人民法院认为：“并不是所有以功能或者效果表述的技术特征均属于功能性特征，因为在同一技术领域中有很多已成熟技术的既定概念也使用了功能性的表述，如‘变压器’、‘放大镜’、‘发动机’等，本领域技术人员能够明了这些概念所指的技术是如何实现的，其基本结构如何。二审判决以涉案专利技术特征A、B、C、D、E、F、G、H、I 均只是陈述了相应装置的功能而未描述相应装置的具体结构为由认定这些技术特征一律为功能性特征，不尽准确。”

对于第（2）条排除规则，曾经是司法实践中的普遍认识。然而，在《解释（二）》施行后，该排除规则则不再适用。

在《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南》中也对不属于功能性特征的情况进行了排除，排除规则如下——“如果对于本领域技术人员来说，通过阅读权利要求书、说明书和附图，能够认定以功能或者效果表述的技术特征是所属领域普遍知悉的、约定俗成的上位概念， 则一般不应当认定其为功能性技术特征”。该排除规则仅仅对所属领域普遍知悉的、约定俗成的上位概念进行了排除，其范围较小，与《解释（二）》有较大差距。另外，上位概念是否是所属领域普遍知悉的、约定俗成的判断基础是通过阅读权利要求书、说明书和附图，这也与《解释（二）》有较大差距。

《解释（二）》中规定的排除规则如下——“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外”。

笔者认为，在撰写中运用功能性特征时，应当重点把握以下几点：

（1）《解释（二）》的排除规则所涉及的范围更大，除了技术名词和上位概念之外，凡是通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征，都不属于功能性特征。

（2）需要注意的是，根据《解释（二）》的规定，对于“使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征”的情况，也有可能被认定为功能性特征。

（3）还需要注意的是，本领域普通技术人员能否直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的判断基础是仅通过阅读权利要求，这与《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南》规定的通过阅读权利要求书、说明书和附图的情况不同。

三．功能性特征的解释范围

如何界定权利要求中功能性特征的范围，是专利侵权纠纷案件判定中的重点及难点。对此司法部门和行政执法部门在实践过程中得出宝贵的经验，并制定了一系列相关规定。在《解释（二）》施行后，功能性特征的解释范围与之前的规定存在较大不同。明确当前功能性特征的解释范围，对于代理人在撰写时准确应用功能性特征有十分重要的意义。

众所周知，在专利审查实践和司法实践中，对功能性特征的范围界定存在极大的差异。

《审查指南》中规定，包含功能性限定的技术特征覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。但是在审查实践中，事实上不可能对所有能够实现所述功能的实施方式进行穷举，因而《审查指南》的界定标准比较缺乏可操作性。只要在说明书中有一定实施例支持的情况下，通常不会对包含功能性限定的技术特征是否得到说明书支持做严格审查。

在《解释（二）》施行前，司法实践中对于功能性特征，“人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”（《解释》）。专利的作用很大程度上体现在诉讼中，因而在专利撰写时，应当重点考虑司法实践中对功能性特征的范围界定标准，在说明书中描述实现该功能的具体结构、材料或步骤，以确定功能性特征的范围。同时，应当给出尽可能多的实施例，从而扩大功能性特征的范围。

但是《解释》中的规定确存在一个问题：在说明书中描述实现该功能的具体结构、材料或步骤时，为了充分的公开，会对技术方案采用细致的描述。在此情况下，说明书中通常会涉及对实现该功能可有可无的技术特征。在界定功能性特征的范围时，是否需要考虑这些可有可无的技术特征？如果考虑，则使得功能性特征的范围较小。如果不考虑，则使得功能性特征的范围较大。

虽然《解释》中并未对此进行具体规定，但司法实践中对此却已有一致的看法。例如在“胡贝尔和茹纳股份公司诉常州市武进凤市通信设备有限公司（2011）苏知民终字第0139号”一案中，法院认为“涉案权利要求1 中‘紧固套设置’技术特征属于以功能或者效果表达的技术特征，且双方认可涉案专利说明书的‘具体实施方式’中载明‘该紧固套设有轴向缝隙并构成多个弹性卡舌。在这些卡舌的前端形成径向内向的卡钩。在外面分别通过轴肩构成止档。如图所示，紧固套的端面突出于外导体套的接触面’的内容系涉及紧固套设置技术特征的内容，其中‘在外面分别通过轴肩构成止档’的内容非为实现卡锁- 压紧的功能而设定，不属于涉案专利权利要求1中紧固套设置技术特征的内容。”

可以看出，在司法实践中界定功能性特征的范围时，法院倾向于不考虑对实现该功能可有可无的技术特征。

《解释（二）》对功能性特征的范围界定与《解释》相比有一些不同。《解释（二）》中将功能性特征的范围界定为“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，相同或等同的技术特征”。《解释（二）》将类似“必要技术特征”的概念引入了功能性特征的范围界定中。根据《解释（二）》的规定，在界定功能性特征的范围时不考虑对实现该功能可有可无的技术特征。因此，说明书中细致的描述将不会影响功能性特征的范围界定。

虽然如此，但为了在侵权诉讼中更加容易地确定功能性特征的范围，笔者认为，在说明书中描述实现该功能的具体结构、材料或步骤时，可以尽量采用分层次的写法。即针对实现该功能不可缺少的技术特征所形成的技术方案进行单独描述，然后再对实现该功能的完整技术方案进行描述。如此，可以最大程度上保证功能性特征的范围不被错误地缩小。

四．功能性特征的等同

在侵权诉讼中，对技术方案的相同和等同的判断一直是原被告双方争议的重点。针对相同技术特征的判断相对容易，而对等同技术特征的判断相对较难。

《解释（二）》针对功能性特征的相同或者等同作出了如下规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。

关于上述规定，有两个点值得注意：

（1）要满足基本相同的手段、实现相同的功能、达到相同的效果这三个条件，才能认定被诉侵权技术方案的相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

而在《解释（二）》施行前，在满足基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果三个条件的基础上，即有可能认定被诉侵权技术方案的相应技术特征为等同技术特征。可以看出，《解释（二）》对等同技术特征的要求更加严格，必须实现相同的功能，达到相同的效果。

对此笔者认为，在撰写中，针对功能和效果可以采用分层次的写法或更加宽泛的写法，避免对功能和效果的绝对化描述，从而在侵权诉讼中提高被诉侵权技术方案的相应技术特征被认定为等同技术特征的可能性。

（2）对创造性劳动的判断时间点为被诉侵权行为发生时。而《专利侵权判定指南》、《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南》中均将创造性劳动的判断时间点定为专利申请日。

《解释（二）》中将创造性劳动的判断时间点延后至被诉侵权行为发生时，间接扩大了专利权的保护范围，将更有利于专利权人维护自己的合法权益，与《专利法》第一条规定的“为了保护专利权人的合法权益”的立法宗旨相呼应。

另外，此处的调整使得代理人在撰写时不需要过多考虑未来技术的发展方向，降低了代理人撰写时的难度。

五．结语

本文从《解释（二）》入手，引出功能性特征的定义与解释，通过对近些年关注度较高的几个专利侵权判定案例的分析，得出功能性特征的精神内涵，给代理人在专利申请文件撰写过程中起到一定的指引作用。笔者才疏学浅，理解有误之处还望指出。希望本文能抛砖引玉，引发大家对功能性限定的深入探讨，进一步完善其应用和实践。

参考文献：

[1] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》

[2]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

[3]《专利侵权判定指南》

[4]《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南》