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商标代理,并非谁都能做好 ——兼评MOUNTAIN HORSE驳回复审案

2016-05-26

瑞典申请人通过马德里体系提交的第1115326号国际注册商标MOUNTAIN HORSE(以下简称“评审商标”)被中国商标局以与第25类第3836950号“SHANMA及图”商标(如下图,以下简称“引证商标”)构成类似商品上的近似商标为由驳回了其在第25类全部指定商品上的注册申请。申请人委托超凡提起驳回复审,超凡律师基于以下论述最终赢得驳回复审。

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(引证商标)

1. 虽然评审商标具有“山脉马匹”或者“山马”的含义,但是引证商标中“shan ma”与“山马”并非一一及唯一对应的关系。“shan ma”作为英文来讲的话,没有任何含义,与评审商标不构成近似商标;“shan ma”作为汉语拼音来讲的话,可以对应于几十种甚至上百种不同的词语或者汉字组合,此种情况,人们看到引证商标也不会想到或者不会很快想到评审商标,二者不构成近似商标;

2. 引证商标中的“shan ma”其实对应的是“姗麻”这两个字,因为引证商标所有人投资了一家名为“上海姗麻服装服饰有限公司”的公司,且引证商标所有人占股80%。而“姗麻”与评审商标“MOUNTAIN HORSE”或者其中文含义“山马”完全不构成近似;

3. 评审商标和引证商标都是使用在服装上的商标,而我国关于纺织品的强制标准《GB 5296.4-1998 消费品使用说明:纺织品和服装使用说明》规定了服装纺织品等商品要有一直附着在产品上的耐久标签且标签必须标明厂名厂址。基于该标准,凡是出现引证商标的商品基本上也会同时出现“上海姗麻服装服饰有限公司”的名称,引证商标中的“shan ma”与“姗麻”的一一对应关系将更紧密。相应地,引证商标与评审商标混淆误认的可能性将更小。

本案的商标代理人并非轻而易举就查到了本案的引证商标所有人是“上海姗麻服装服饰有限公司”的大股东这一信息。事实上,本案商标代理人首先对评审商标的所有人进行了初步调查,通过调查发现其经营着另外一家针织品公司,但是进一步调查发现这家针织品公司已经注销。在接下来对这家已注销的针织品公司的调查过程中才逐渐注意到了“上海姗麻服装服饰有限公司”,并发现了引证商标所有人与其存在投资关系这一事实。

同时,本案的商标代理人由产品质量法中关于厂名厂址的规定联想到了服装行业的厂名厂址问题,进而检索到了该行业的强制标准相关的规定。

相信大多数人看到本案的时候能够很轻易想到上述论点一(即,“shan ma”与“山马”并非一一及唯一对应的关系),但是,能想到并成功找到论点二及论点三中的相关事实并非易事。如果本案的代理人仅仅找到并撰写了论点一的内容,本案获胜的可能性将大大降低。事实上,本案的商标代理人是国内知名院校硕士毕业,并专职从事商标代理行业多年。正是扎实系统的知识基础及多年的商标代理行业经验积累才使得本案的获胜成为可能。

从上述案件的代理过程可以看出,商标代理业务也需要经验和智慧,商标代理业务并非谁都能做好,也并非随随便便就能做好。商标代理并非像社会上许多人认为的那样属于“没有技术含量”的职业。

2003年以前,要成立商标代理机构,商标代理人必须有3名以上,注册资本要达到100万元。2003年国家工商总局放开门槛以后,商标代理人资格考试、注册资本等限制条件全部取消,任何人都可以称自己为商标代理人,任何人在满足很简单的工商登记条件和在国家商标局备案条件后,都能很轻易地开办商标代理机构,因此,商标代理机构遍地开花。2003年至2013年的十年间,商标代理机构的数量猛增了20多倍,达到了1.7万家左右。当时商标代理机构增长最快的几年,有个不知是真是假的笑话,笑话内容是:有个经常在国家商标局门口摆地摊的不识几个字的大妈,由于看到商标代理其实就是“填几个表格,然后交到商标局”那么简单,观察了几天之后,自己也开了个商标代理机构。暂且不论笑话是否夸张,不夸张的是,商标代理行业确实是“乱象丛生”,商标代理行业的从业人员甚至包括仅有高中甚至初中学历的“商标代理人”,而商标代理费的价格也一降再降,从最初平均每件新申请的代理费1000元左右降到800元、600元、400元,甚至有的商标代理机构每件商标申请仅收取50元代理费。人员准入不设门槛导致商标代理服务行业的整体服务质量大幅下降,个别优秀的商标代理机构虽然还能保证服务质量,但也只是在激烈的杀价竞争中艰难地生存,因为优秀的商标代理人需要较高的工资待遇才能留住,大量的没有代理能力及职业道德的“差代理”甚至“黑代理”在天天上演着“收了钱随便填填表格”或者“骗了钱就跑”这样的事情。

而商标申请人也在这样的乱象中逐渐丧失了应有的理智,在寻找商标代理机构的时候,不是更多地考察该代理机构的能力、水平和职业操守,而是一味寻找报价更便宜的事务所。直到由这些价格便宜的事务所提交的商标申请出了问题才如梦初醒,后悔自己不应该贪图节省几百元代理费而浪费了一年多的时间成本。

商标代理业务中的某些业务,比如新商标申请,确实看似简单到“填填简单表格”那么容易,但是事实上,这些看似简单的工作也需要多年的经验积累才能避免很容易且很致命的错误。此外,商标申请中的商品补正、商标驳回复审、商标异议等更多业务类型对商标代理人的法律素养和经验积累的要求一点也不比一些常见的简单诉讼中对律师的要求低,但是商标代理人在这些程序中的收费却远远低于律师在这些常见的简单诉讼中的收费。即便这样,笔者仍然经常听到许多商标申请人抱怨“你们的工作不就是填填表格吗,怎么收那么多钱”。很多情况下,商标申请人因为在商标申请过程中或者商标驳回复审过程中找了便宜的代理机构而节省了几百元或者上千元钱,但最后不得不在商标诉讼程序中花费几十倍的律师费去挽回本来应该在前面程序中轻易能够避免的明显错误。此外,许多商标申请中的失误,一旦发生,在后续的程序后很难挽回。更关键的是,许多企业会因为在这些商标事务方面的明显错误或失误而在商业经营中陷入很大的被动。一个“由于商标代理人不审慎和不专业而导致重大损失”的典型案例就是2012年苹果公司以6000万美元的价格从深圳唯冠公司购买“ipad”商标的事情。就是因为当初苹果公司的商标代理人在与深圳唯冠公司的母公司(或者关联公司)进行其所拥有的全球范围内的ipad商标的转让的时候疏忽了大陆的商标的情况才导致了后续的6000万美元的发生及其在华的很长时间的被动的商业局面。

事实上,商标代理人在许多国家基本都被认为是跟律师地位相当的职业,在有些国家,商标代理本身就只能由律师来从事。

在英国(本段信息未经严格核实,可能有不准确的地方),要想成为商标代理人,需要满足多个硬性条件,包括,1)有一个学士学位(任何专业)并且以学生会员的身份加入英国的商标代理人协会;2)去伦敦大学玛丽皇后学院参加系统的法律课程培训,该课程每年9月开始,包括为期两周的集中培训以及接下来从10月份到次年4月份分10次进行的每次两天的培训,以及包括次年暑期的培训考试;3)去诺丁汉特伦特大学的诺丁汉法学院参加系统的法律课程培训及考核,培训时间是每年10月至次年6月,培训时间一般是每周三至周六,四次考核时间分别在1、3、4和7月份;4)提交一份法定的声明书或者宣誓书,该宣誓书需要确认本人已经完成了2年的商标代理工作的全职实习,实习期间由有经验的商标代理人或商标律师指导,且实习期间进行过或了解过商标查询、英国及欧盟商标申请、马德里商标申请、 商标策略、争议解决、诉讼程序等方面的业务技能。一般来讲,要完成上述工作并成为一名合格的英国商标代理人,大概需要3年左右的时间。

在德国(本段信息未经严格核实,可能有不准确的地方),虽然没有专门的商标代理人考试和资格证,但是称自己是商标代理人的人士基本都是从事商标代理行业的律师或专利代理人(在德国,律师要通过律师考试;专利代理人有相应的学历和专业方面的要求,要通过特定的考试及特定时间的实习,且需要接受商标方面法律知识的训练和考核),非律师及非专利代理人的人士理论上只能提供商标申请的服务而不能提供更多的商标方面的法律服务,由没有律师资格的人士开办商标代理机构在德国是不可想象的事情。

在美国,商标代理工作需要律师来从事,而要成为律师要满足一定的学历条件并通过律师考试。在日本和韩国,从事商标代理需要满足一定学历条件并通过“辩理士(相当于‘专利商标代理人’)”。

从上述情况可以看出,在许多国家要想成为一名商标代理人,需要满足很多条件并通过相应的培训和/或考试。也正是这样严格的准入制度,使得这些国家的商标代理服务水平保持在很高很专业的水平,而商标代理人在这些国家也是一个很有自我认同感和社会认同感的职业。

在中国,虽然我们的商标代理人考试和甄选制度取消了,我们的商标代理人体系没有上述某些国家那么完备,虽然将近2万家商标代理机构中依然充斥着大量的“差代理”和“黑代理”,但其中也有许多有职业操守的有很好的法律素养和商标代理实务经验的资深“好代理”。好的商标代理人,跟好的婚姻法律师,好的会计师,好的建筑师一样,也是在一个特定的领域中有一技之长的专业人才。

2015年5月1日,新的行政诉讼法开始实施。5月1日之前,百分之七八十的商标授权确权行政诉讼是由商标代理人而非执业律师代理,而新法实施后,原来主要由商标代理人代理的商标行政诉讼案件需要由执业律师来代理。5月1日至今,将近2个月的时间过去了,笔者听闻,早已习惯了由专业的商标代理人(其中的许多商标代理人本来就是通过司法考试有律师职业资格的人或者法学专业的毕业生,他们中的许多只是由于没有北京户口才没法在北京做执业律师)来代理商标行政诉讼的法官对于由“外行”的并非长期从事商标代理业务的执业律师突然接手这些案子很不适应,并感觉这些律师在庭审的时候“很不专业”。如果让这些法官们为商标代理人说句话,想必他们会说“商标代理,并非谁都能做好”。

 


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