专利尽职调查也称“专利交易的风险调查”或“专利审慎调查”。“专利交易的风险调查是指通过收集和分析目标专利的信息，预测和评价相关的风险问题以及收益机会，作为调查方决策参考的依据。专利交易的风险调查有助于预防侵权争议、控制合同风险、防止专利欺诈、避免投资浪费、降低交易费用、提高交易质量等。” 一个完整的专利审慎调查包括：专利资产的确认，专利交易的相关风险与评估，风险规避，与专利资产相关的利益协同，并购后专利资产的有效利用。归纳国内外先进经验，通常在如下项目中需要引入专利尽职调查工作。 一、专利经济价值和排他权利的尽职调查 1.包含专利资产的并购项目在包含专利资产的并购项目中，专利资产只是目标企业资产中的一部分。因此专利资产的确认、并购后专利资产的有效利用是尽调的主要内容，这样的专利尽职调查难度不大、门槛不高，并购律师团队可以提供一站式的综合服务。但是，如果目标企业的固定资产主要是为了实施专利技术或者专利技术构成目标企业被并购的主要原因，那么就应该选聘专业的专利律师团队组织专利尽职调查。 2.以专利资产出资的项目以专利资产出资的项目，主要是指涉及将发明专利、实用新型专利和专利申请权作为无形资产出资的项目。如果需要将无形资产计入注册资本，专利申请权可否作为出资客体一直是一个争议性的问题。因为专利申请权有可能无法转化为专利权，即：在专利申请过程中被驳回，专利申请权无法形成价值，因此专利申请权在本质上是一种“或有”的财产权利；如果是以发明专利出资，尽职调查的重点应是发明专利是否存在被宣告无效的理由；[8]如果是以实用新型专利作为出资，尽职调查的重点应是考察该等实用新型是否做过《专利权评价报告》，以及该报告是否认定该实用新型专利具有新颖性和创造性。除此之外，以专利权作为资产出资，还要考察专利资产是否存在被查封、扣押、冻结或质押的情况。 3.以专利资产为交易标的物的项目涉及专利资产交易，交易完成时的状态通常是专利权转让或是增加专利权共有人。专利资产交易通常包括三个方面或三个要素，即：出让方、受让方和标的物。所以，此类项目中的专利尽职调查不仅要对专利资产进行调查（调查的内容同以专利资产出资的项目），还要对出让方和受让方的交易资格是否合法进行调查。除此之外，如果交易双方或标的物存在跨境或涉外的因素，还要对目标专利是否符合我国技术进出口管制规定进行调查。以专利权为交易对象的合同，需要经过国家知识产权局批准并登记才能生效。 4.以专利作为权利质押的融资项目以专利作为权利质押的尽职调查内容与专利交易尽职调查的内容基本相同。专利质押与专利转让有一点不同：在以专利作为权利质押的融资项目中，通常要求对被质押的专利做资产评估，因此在办理专利质押合同批准登记过程中通常要提交涉及专利权的资产评估报告。 5.以专利为纽带的企业的合作的项目以专利为纽带的合作的项目通常包括企业法人之间的联营和专利权的授权许可。专利授权许可分又称为“专利特许”，特许形式包括排他许可、独占许可和普通许可。专利权人将专利授权许可给被许可人使用通常要收取专利特许费。特许费可按年支付固定金额，也可以采取入门费加销售提成的模式。如果需要采取入门费加销售提成的模式，专利尽职调查的内容中应当包括被许可人的财务制度和统计制度是否健全、销售数量和销售毛收入是否可以准确计量。 二、技术自由实施的尽职调查（FTO） 企业在自主研制和首次公开销售新产品前，应当做“技术自由实施的尽职调查（FTO）”。有的专利权人因为不熟悉专利法，思想中会存在两个误区：其一，自主研发的产品不存在抄袭，因此不会侵犯第三人知识产权；其二，本企业是光明正大的专利权人，自己实施自己的专利，不可能侵犯第三人专利权。如果不改变这两个错误认识，非常可能带来严重后果。 “对一项技术的自由实施（Freedom to Operate或FTO）指的是实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发，并将通过该技术生产的产品投入市场。广义的自由实施（FTO）还包括实施该技术时不违反其它法律法规的规定。而所谓的自由实施（FTO）尽职调查则是指对实施该技术是否可能侵犯他人专利权和违反其他法律法规的规定而进行的调查和研究。”专利法保护申请在先的发明创造。实施在后的发明创造即使是独立研发且不存在抄袭的情况也可构成侵权，这是专利法不同于著作权法的特别之处。由此可见，任何研发、创新行为，都要事先查新，都应有技术自由实施尽职调查（FTO）的意识，否则有可能白白浪费研发经费、耽误宝贵的时间。 “专利法律权利的自由运作调查就是确认自由使用目标专利的技术不侵犯第三方专利权。专利权是一种阻止别人使用其专利的权利，而不是一种自由任意使用的权利。也就是说，专利权人拥有某项技术的专利权，不代表其能自由地，不受限制地使用该技术，其技术仍有可能录入其他专利的保护范围。”根据我国专利法和相关司法解释的规定，在专利侵权诉讼中，被告以实施自己的专利作为抗辩的，人民法院不予支持；换句话说，实施自己的专利也可能侵犯第三方的专利权。其理由是，己方被授予的专利，可能因为审查员在检索现有技术和抵触申请时没有查出实质相同的在先专利。实质相同的在先的专利权人既有权以缺少“新颖性和创造性”为理由申请宣告在后专利无效，也可以直接起诉至法院要求在后专利权人承担侵权责任。 新产品的自主研发前要先做FTO，否则有可能导致研发成果在重复别人的专利技术、新品研制成功也不能上市。反过来说，FTO也会促进研发，因为第三方的专利文献和现有技术，是可资借鉴的重要资源，研发行为站在巨人的肩膀上，可以取得事半功倍的效果。此外，研发前做FTO，还可以捕捉到第三方专利布局中的漏洞，做出巧妙的规避设计。这样一来，既可以合法借鉴前人的技术成果，又可以巧妙地规避专利权利要求的保护范围。不但研发前要做FTO，在研发后、新品上市前还要再做一次FTO。其理由是：己方研发过程可能是秘密的，研发成果也没有申请专利；可是在将科技成果转化成产品需要一个时间周期，在这个过程中可能有第三方在国内申请了专利，也可能有第三方在产品的目标市场申请了专利。因此，研发FTO和新品上市前的FTO都有必要做，而且操作的方法基本相同。此外，关于新品上市前技术自由实施尽职调查（FTO）的范围，除了整个的产品和方法之外，部件、半成品、外联写作厂商也可能在尽职调查的范围内。为实施新技术、制造新产品而购买关键设备时，也要组织FTO。拥有诸多专利权的高新技术企业在上市前，特别是在创业板上市前，一定要针对拳头产品认真作FTO，否则一旦在上市过程中出现权利侵权投诉，现做FTO是来不及的，现做的FTO报告的说服力，通常也没有事前做的报告说服力强。 三、专利侵权诉讼中的专利尽职调查 作原告时的尽职调查：专利权人发现第三人存在侵犯专利权的行为后，首先要对侵权产品技术特征是否落入了专利权利要求保护范围进行调查；此后要对侵权行为人是否享有任何侵权豁免进行调查；第三要对己方专利的有效性和稳定性进行调查。值得注意的是，如果专利权人忘记缴纳专利年费，专利尚未被宣布为无效，但此时专利权是不能得到司法保护的；被诉侵权人也可能提出专利无效抗辩或现有技术抗辩，被告行使这两个抗辩权时会对原告造成风险，因为原告的专利可能被国家专利复审委员会宣告为无效。 作被告时的尽职调查：作被告时的尽职调查与做原告时的尽职调查方法相同，但是目的正好相反。被告首先要调查自己的产品是否侵犯了原告的专利权，以便行使不侵权抗辩；如果初步判定产品的技术特征落入了原告专利权利要求保护的范围内，被告应考虑行使专利无效抗辩权或现有技术