摘要：事实认定是专利审查中经常遇到的环节，需要给与足够的重视，本文首先分析了常见的对事实认定错误类型，然后结合具体的案例分别介绍了常见的新颖性/创造性、超范围、不清楚方面的事实认定错误，并对各案例进行了具体的分析，最后基于审查实践中反映的一些事实认定错误类型，，如何尽可能的做到客观、正确的进行事实认定，提供了一些有益的思路。

关键词： 事实认定 专利审查

一、问题的提出

目前，知识产权战略正向纵深实施，作为主管部门，国家知识产权局的一项重要工作便是专利申请的审查，其中审查意见的客观、准确直接影响到审查质量，与我局的服务水平和社会形象均息息相关。

与此同时，在现行的审查实践中，对于审查意见和最终结论的正确性也有着明确的要求，并一直倡导“以事实为依据，以法律为准绳”，但是在实践过程中，仍然出现了较多的由于事实认定错误导致的审查意见错误甚至是驳回或授权错误，尤其是审查意见错误，更是频繁出现，。而审查意见错误与事实认定密不可分，而大部分的审查意见错误都是由于相关事实认定错误导致的，这便从一定程度上反映出，在质检环节，对事实认定的关注度是比较高的。

基于事实认定的重要性以及事实认定错误的常见性，本文尝试结合具体的案例，对事实认定做简单的分析。

二、涉及事实认定的常见类型解析

在目前的审查实践中，涉及事实认定的主要有以下几点：1）检索阶段对比文件类型认定错误，其中主要体现为将检索到的X/Y/E/R类文件误认为A类文件，以及将A类文件误认为R类文件；2）事实认定错误导致的审查意见错误，或部分事实认定错误虽然未导致结论错误，但构成审查意见缺陷，这里的事实认定错误包括申请文件和对比文件的事实（包括时间和内容）认定错误；3）导致驳回结论错误的事实认定错误，或未导致驳回结论错误的部分事实认定错误。

在审查过程中，出现的对比文件类型认定错误比较少，而且即使出现将X/Y/E/R类误认为A类文件的情形，如果同时还检索到其他的X/Y/E类文件，对审查不会产生实质性影响，本文在这一方面并不作过多的讨论，下文将重点讨论会导致审查意见错误、审查意见缺陷、不当驳回、驳回不明确的事实认定错误。

特别要说明的是，本文所述的部分事实认定错误是指尚未导致审查结论错误或驳回结论错误的错误事实认定。例如：针对某项权利要求，审查意见指出其不清楚，原因是其中出现了两处所述导致的引用无基础，但事实上，其中只有一处确实是无基础的，而另一处存在明确的引用基础，此时不清楚的结论是成立的，但对于其中的一个引用无基础的事实认定是错误的，此时称之为部分事实认定错误。

根据对审查实践的长期跟踪，发现事实认定错误主要出现在评价新颖性/创造性、超范围以及不清楚这三个方面，下面就对这三个方面的事实认定进行解析。

当然，审查过程也是审查员与申请人就技术事实和法律事实交换意见的过程，合理质疑是正常的, 在进行新颖性/创造性审查时，应当允许审查员在审查过程中对发明或对比文件公开的技术内容的认识有一个过程，如果是合理的技术上的疑问或争议，应当允许审查员通过审查意见跟申请人进行沟通交流，但是审查意见中出现的明显事实认定错误需要避免的。审查意见中出现有下述情况的, 可归入明显事实认定错误：

（1）在评述某项权利要求不具备新颖性或创造性时, 对于其中的某些特征没有评述, 并且所引用的对比文件也没有公开相应的特征。

（2）在对比发明权利要求与对比文件公开的内容时, 将明显未被公开的特征认定为被公开, 或者表现出法律概念上的错误。如发明权利要求中含有某数值范围特征, 对比文件中披露的相应数值范围更大, 且与发明没有共同端点, 在这种情况下认定发明权利要求中的该数值范围特征被对比文件公开。

（3）发明权利要求中含有某技术特征, 对比文件虽公开了相应的结构但其所起的作用与本发明完全不同, 或对比文件给的教导完全相反, 而审查意见在评述创造性时认定对比文件给出了相应的技术启示。

至于超范围的审查意见，由于在实际审查过程中，对于“直接地、毫无疑义地确定”这样的标准在具体到个案时，常常难以做出清晰准确的判断，对于修改是否超范围,应当在合理的限度内允许审查员进行合理质疑，对于技术上、文字理解上存在争议的，应当需要慎重，但对于明显的超范围事实认定错误，则应当坚决避免，例如：修改的技术特征在原始说明书或权利要求书中有明确的记载，而审查意见认为没有记载而且也不能直接地、毫无疑义地确定。

而在不清楚方面，由于汉语本身的一些特点，例如一词多义，语序灵活等，精准的表述技术方案存在一定的困难，对于可能存在理解困难的表述应该允许进行合理的质疑，但对于明显的过度质疑，则可能影响审查的专业性与效率。例如：存在明确的引用基础而被误认为引用无基础；本领域极其常见、规范的技术术语，例如CPU，被认定为术语的含义不明确。

三、常见的事实认定错误分析

本节结合审查过程中出现的一些实际案例，分析一些常见的事实认定错误的情况。

案例一

相关案情：

权利要求为：一种下行共享信道的切换方法，其特征在于，包括：a、无线网络控制器在确定用户需要进行下行共享信道切换、且在启动下行共享信道切换前，向所述用户的源小区基站下发优先发送所述用户业务数据的信息；b、源小区基站根据所述优先发送所述用户业务数据的信息，在所述用户进行下行共享信道切换前，将其接收到的所述用户业务数据优先发送。

 审查意见为：

D1公开了一种无线基站和移动通信系统，并具体公开了以下技术特征（参见……）：无线信道控制站RNC（相当于本权利要求的无线网络控制器）向源基站的切换控制器发送切换请求（相当于本权利要求的优先发送所述用户业务数据的信息），当基站检测到切换请求时，通过在执行该切换之前提升对切换对象终端的数据发送次序，来优先执行该数据发送，该方案可用于下行共享信道的切换。

案例分析：从当前的评述来看，对于权利要求1中的“在确定用户需要进行下行共享信道切换、且在启动下行共享信道切换前”、以及“根据所述优先发送所述用户业务数据的信息，在所述用户进行下行共享信道切换前，将其接收到的所述用户业务数据优先发送”，并没有进行评述，而且对比文件中也没有公开相关的内容。对于动作的执行时机、前提条件等内容容易被忽略，其实这些内容常常与其他的技术特征紧密联系，可能直接影响整体的技术方案，在分析、撰写审查意见时不能视而不见。

案例二

相关案情：

权利要求为：一种移动电话，包括：机芯组件，包括显示器和多个开关；以及柔性壳体，不用中间硬壳体即覆盖并且伏贴地配合于所述机芯组件，并且所述壳体包括用于用户输入的与所述多个开关对齐的集成小键盘，其中所述柔性壳体包括用于用户输入的与所述多个开关对齐的集成小键盘。

相应的审查意见为：权利要求1要求保护一种移动电话，对比文件1公开了一种移动电话，并具体公开了以下的技术特征，包括“机芯组件，包括显示器和键盘；以及柔性壳体，可伏贴地配合于所述机芯组件（外壳105和移动台底盘101相结合相当于本申请的机芯组件 ）（相当于不用中间硬壳即覆盖并且伏贴地配合于所述机芯组件），包括第一层衬里301和第二层衬里303，并且所述壳体包括用于用户输入的集成小键盘"。

案例分析：对比文件1公开的技术方案为：为了避免手机收到外界的灰尘或液体的侵蚀，在常规的手机之外加上一个柔性材料制成的保护罩。而常规的手机是机芯+外壳这样的结构，而本权利要求是将常规手机上的硬外壳替换为柔性外壳，因而，对比文件中的移动台底盘和外壳的组合实质上就是一个常规意义上的手机，不能相当于本权利要求中的机芯组件。也就是说，上述审查意见中对于此处的特征对比出现了明显的错误。

在新颖性/创造性审查意见中，大多数的事实认定错误出现在错误的理解和认定对比文件公开的内容，体现在审查意见中漏评技术特征，错误的将对比文件的特征直接相当于权利要求中的技术特征，以及直接描述对比文件公开了其实并没有公开的内容。而在质检阶段，也常常需要核对权利要求与对比文件的特征对比，以及时、准确的发现问题。

同时，在分析本申请或对比文件时，应该站在本领域技术人员的角度，尊重对比文件公开的技术方案，客观的使用对比文件公开的内容，不歪曲、机械、牵强的把对比文件的特征硬往权利要求上套。

案例三

相关案情：

审查意见为：申请人在权利要求1中新增加的特征“利用比较器电路来确定文本数据是否表示电话号码” 既未明确地记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书所记载的信息直接地、毫无疑义地确定，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

案例分析：事实上，原始说明书中确实没有记载比较器电路这样的特征，但原始权利要求31明确记载了“广播媒体接收器，还包括一个比较器电路，该电路确定文本数据是否表示电话号码、逻辑网络地址、预定义的文本字符串、程序指令和/或软件代码中的至少一种”，因此，申请人新增加的特征是可以直接地确定的，对于此处修改超范围的事实认定是错误的。

当出现修改的情况时，审查过程中需要去核实是否真的超出了原始记载的范围，是否符合专利法33的规定。

案例四

相关案情:

权利要求为：一种信息处理设备，包括主体，其中所述主体包括非易失性存储器，用于当接通主电源是由移动检测传感器提供的移动检测信号引起时，存储指示该主体被移动的信息，和其中，当非易失性存储器中存储的所述信息指示该主题被移动时，所述主体启动报警发生器的报警产生功能，以及当指示该主体被移动的信息未存储在非易失性存储器中时，禁止报警发生其的报警产生功能。

审查意见为：该权利要求的表述中出现了多个信息，如输入的信息，主体被移动的信息，从而指代不清楚，导致该权利要求的保护范围不清楚。

案例分析：当前的权利要求12中，“所述信息”前有定语“非易失性存储器中存储的”，其后明确指出了所述信息的动作“指示该主体被移动”，结合前后内容，可以清楚的认定所述信息仅指“指示该主体被移动的信息”，而不可能是输入的信息。上述表述并未导致权利要求技术方案不清楚。鉴于此，本案存在事实认定错误，从而导致该条审查意见是不恰当的。

案例五

权利要求为：

根据权利要求1所述的嵌入式音频信号传输电路，其特征在于：所述的A/D转换器(4)是一个N路并联的音频A/D转换器组，与之对应的缓存器(5)具有N个对应的音频数字信号输入端口。

审查意见为：权利要求2中出现的“N”，由于本领域技术人员无法确定N的取值范围，导致该权利要求保护范围不能准确确定，因此导致权利要求存在不清楚之处，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。

案例分析：权利要求2中提及的N首先出现在“所述的A/D转换器(4)是一个N路并联的音频A/D转换器组”中，从该句中的“N路并联”中便可以确定N不可能是负数，也不可能是分数或小数，而应该为正整数，同时“并联”一词也清楚的表证N不可能为1，也就是说，上述权利要求中的N只可能是大于1的正整数，而不可能是其他的取值，其含义是清楚明确的，不会导致权利要求不清楚。

评判权利要求的技术方案是否清楚，应从权利要求的整体上去考虑，权利要求中的某一特征，例如案例五中的N，不是孤立存在的，结合与其相关的描述，是很可能可以确定其具体含义的。

在不清楚的审查意见中，容易出现过度质疑的情况。当然，对于经过技术上认真的理解、分析、判断之后，以合乎逻辑的理由提出质疑的，即使其中存在一定的偏差，也不宜被定为质量问题，而应当允许合理的质疑。

四、审查中准确进行事实认定

新颖性/创造性审查意见中，事实认定错误最容易出现在对权利要求的分析和对对比文件内容的理解上。一方面，准确地理解权利要求是检索和评述的基础，在理解的时候应该考虑权利要求中所有的描述内容，包括主题名称，功能、效果、目的等的描述，对于对权利要求的保护范围没有限定作用的内容，最好在审查意见中明确指出，并给出充分正确的理由。而另一方面，基于本领域的技术水平，对于对比文件公开的内容，给予恰当、客观的理解和认定。

案例七

相关案情：权利要求的内容为：

1. 一种信息处理方法，其特征在于包括：接收包含标识信息的信息；对接收到的包含标识信息的信息进行识别；如果该信息是实时信息，则发送该信息；如果该信息是非实时信息，则将发送方发送的非实时信息进行合并并发送。

其存在WO的同族申请，在国际检索阶段，认为对比文件1CN1770895A公开了一种配备了基于位置的短消息服务系统得移动通信终端，该终端中包括消息发送模块，以及合并模块，如果消息发送者选择的消息模式为基于位置的消息模式而不是一般消息模式，则通过从发送者接收到的位置信息而产生包含消息内容、基于消息模式的模式标识信息以及位置信息的SMS消息。

在国家阶段的审查过程中，审查员并没有直接照搬国际阶段的审查意见，而是重新核对了对比文件的技术内容，发现该对比文件并没有涉及对消息合并的情况，也就是说该对比文件并没有如国际阶段的书面意见中所述的那样公开了合并模块。基于这样的技术分析，审查员重新进行了检索，选择了更为恰当的现有技术文献。

案情分析：本案国家阶段的审查中，虽然借鉴了同族申请的审查情况，但并没有盲目抄袭他人的审查意见，而是对技术特征进行了认真的核对，客观准确的尊重了对比文件的技术方案。这是进行新颖性/创造性分析和评述时应该具有的严谨工作态度和求真求实的审查风格。

认真做好以下几点工作，将有助于客观、正确的进行事实认定：

（1）结合整个申请文件，尤其是说明书和说明书附图，全面、准确地理解、分析权利要求所限定的技术方案。

（2）以本领域技术人员的角度，客观的对待对比文件公开的内容，不对对比文件公开的技术内容作没有依据的推测和主观扩展。

（3）撰写审查意见之前，进行严谨的特征对比，不遗漏权利要求中提及的技术特征，正确判断当权利要求的特征和对比文件披露的特征存在表述上的差别时，是否对新颖性/创造性的认定产生实质性的影响。

（4）撰写审查意见时，做到忠实、准确描述对比文件的技术方案，同时充分的进行特征对比，对于需要进行解释、说明的内容，给出明确、充分的说理。

至于超范围的审查意见，重视一些细节工作将有益于得出正确的修改是否超范围结论，例如：（1）保持对修改的敏感性，首先核对申请文件有无修改，有修改的情况下首先审查超范围问题；（2）注意修改的依据文本，对于PCT申请，应该以PCT的原始申请文件作为修改的原始依据，尤其在跟中文译文相比，出现超范围的问题时，还应当去核对PCT原始申请文件，以防止由于翻译的问题导致超范围的结论出现误差；（3）仔细比对原始记载与修改的内容，修改所依据的原始记载内容有可能出现在原说明书的实施例描述部分，也与可能出现在原始权利要求书，或者说明书附图，甚至是看似套话的说明书结尾语段。在寻找修改依据时，使用文档处理工具或审查系统中的比对功能，将可能获得事半功倍的效果；（4）在超范围的审查意见中，做到说理充分，不充分的说理有可能导致最终结论的错误。

权利要求是否清楚也是审查工作的重要内容，可能导致权利要求不清楚的因素很多，例如，引用无基础，术语不一致，术语不规范，语句晦涩，括号的使用，引用关系，描述内容前后矛盾等等，这就导致对于一项权利要求清楚与否的判断存在较大的难度。

曾出现的多起不清楚的事实认定错误，原因均是均孤立的看待了一项权利要求中的个别表述，诸如案例三、案例五所描述的情形，而在看待某项权利要求时，首先需要从整体上理解该权利要求，其中的某个或某些特征均是处于这一整体技术方案中，脱离技术方案而直接剥离出个别特征进行分析，可能导致不客观、甚至是错误的结论。

此外，专利法意义上的技术方案均有其具体的应用领域，而很多技术领域，例如通信领域、化学领域等都有着非常鲜明的特点，判断权利要求是否清楚时，也不能脱离该技术方案所处的技术领域，本领域技术人员始终是实质审查时审查员所扮演的角色。

比较重要的一点是，当对权利要求中的描述存在疑惑时，可以通过检索现有技术，阅读相关的背景技术资料，通过熟悉、了解相关的技术内容，再对权利要求的保护范围进行判断。忌讳不进行分析、判断，只要遇到疑惑之处，就先发出审查意见，等申请人进行意见陈述后再作下一步的处理，这样拉长了审查程序，降低了审查效率。

而且，在得出权利要求保护范围不清楚的结论时，也需要给出充分的说理，例如，括号的使用并不必然导致权利要求不清楚，如果因为权利要求中的某处括号导致保护范围不能清楚的确定，应当给出具体详细的分析或解释。同时，在进行说理的时候，也能够进一步对结论进行印证，晦涩牵强的说理很有可能影响结论的准确性。

五、小结

专利审查是一项要求很高的工作，需要对背景技术与相关法律有着精深的理解，对于相关法条的使用要求熟练、准确。在实际工作中，由于专利申请涉及现代技术的各个领域，技术方案更是千姿百态，应当允许在合理的范围内，对相关审查对象进行合理的质疑，应当允许在审查过程中合适的自由裁量。但是对于明显的事实或不需要付出很大劳动就能够辨析明了的事实，应当尽可能的进行准确的认定。

基于本领域技术，深入对专利法、实施细则、审查指南的理解，认真、客观、严谨的对待、分析申请文件和对比文件，做到正确的事实认定会是水到渠成的结果，这样审查综合能力也会得到相应的提高，每一个高质量的审查案件才是构成专利审查高质服务能力的基石。

参考文献：专利审查指南 知识产权出版社 2010年1月