摘要 美国商标申请中，对于商标中不具有显著性的要素，要求放弃商标专用权，主要情形包括缺乏显著性的单个词汇、缺乏显著性的组合词汇和缺乏显著性的图形等。对于是否需放弃专用权、如何放弃专用权取决于显著性的判断，本文即主要介绍了美国商标放弃专用权的制度特点和实践应用。 在美国商标申请中，不少国内企业都会遇到审查员下发放弃专用权的审查意见。大多数国内企业在遇到此类驳回时，都会心里打个疑问，为什么要求放弃该部分的专用权？是否应该同意审查员意见？放弃后，是否会对我的商标权利造成影响呢？针对企业的上述疑问，笔者结合工作中的实例，简单介绍一二。 其实，对于商标中要求放弃专用权的要素，国内企业并不陌生。中国《商标法》第五十九条便有对此的相关规定[1]。美国《商标法》对此的相关规定在第6条，即审查员有权要求申请人放弃可注册商标中不可注册部分的专用权。所谓“不可注册部分”，即通常所说的缺乏显著性部分，如系通用名称，或对指定商品具有描述性等。故，一言以蔽之，要求放弃专用权的情况，通常发生在商标在整体上具有显著性，但部分缺乏显著性，而不得注册的部分。 通常，若商标中某部分被放弃专用权，则意味着他人可以在相同或类似的商品/服务上，使用与该商标放弃专用权的部分相同或近似的表述。由此，企业在判断是否应同意放弃专用权时，所需考虑的即是否可以容忍上述情形的存在。以下，我们可以通过具体的示例，进行较为直观的理解。 情形一：缺乏显著性的单个词汇 对于单个词汇是否缺乏显著性，而需要放弃专用权的问题，较为容易判断，而鲜有争议。如，“Better with drones”商标在无人机相关的产品和服务上，“drones”为通用名称，需放弃专用权。“ZS Power”商标在第07类动力设备产品上，“Power”具有描述性，需放弃专用权。 值得注意的是，具有直接描述性的对象，包含商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点。其中，“其他特点”这一兜底表述可以涵盖有关产品和服务的任何特点。如“Yummy cool chain”商标中，“chain”一词通常对第30类“糖果”产品并没有直接的描述性。但是，若该类产品的形态为“chain”的形态，即链状，该单词“chain”仍需放弃专用权。 对于中文商标而言，审查员一般会参考申请人提供的英文翻译，再进行是否要求放弃专用权的判断。如“贵烟”、“苏烟”商标在烟类产品上，“烟”译为“tobacco”，为通用名称，需放弃专用权。 此外，该情形存在一种特例，即，若商标中缺乏显著性的部分与其他具有显著性的部分已构成了整体词汇而不可分割，那么该缺乏显著性的部分也无须放弃专用权。如“LIGHT N' LIVELY”商标使用在“低卡路里蛋黄酱”产品上，美国商标上诉委员为即认为该商标“LIGHT N' LIVELY”为密不可分的部分，而无需放弃“LIGHT”的专用权。该情况与上述情况的区别即在于，该缺乏显著性的部分在商标整体中是否为不可分离的。主要判断依据在于该缺乏显著性部分与其他部分在物理上和含义上的联系等[2]。但该判断有一定的模糊性，审查员对此有一定主观认知和自由裁量。而对申请人而言，是否放弃该部分单独的专用权，均不影响商标的整体保护，因此对申请人的影响不大。 情形二：缺乏显著性的组合词汇