你是否误会了创造性判断的“三步法”?
1905-07-10
判断一项技术方案是否具备创造性,要求判断人员回到申请日之前,看待申请日之后的方案相对于现有技术是否显而易见。这从操作过程来看,本身就带有不可思议的色彩,因为判断人员需要知悉该技术方案,又需要在知悉该技术方案的前提下适时地回到“失忆”的状态,但这种操作过程又不可避免。
因此,专利规则的演变过程中,始终伴随着专利创造性评判的客观化进程。
为了实现创造性评判的客观化,我国专利审查指南专门给予了指引,即“三步法”:
(1)确定最接近的现有技术;
(2)确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题;
(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
应当理解,“三步法”只是审查指南给予的一般性指引,其重要原则还是“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见”,以上三个步骤并不是创造性判断的必然步骤,更不能机械地去理解三个步骤之间的关系。笔者总结了一些对三步法的理解可能存在的一些误会:
误会一:公开技术特征最多,就是最接近的现有技术。
虽然在寻找最接近现有技术时,公开特征最多是更受青睐的一种寻找方式,但如果忽略了技术领域,很容易犯事后诸葛亮的错误。专利审查指南[1]在说明如何“确定最接近的现有技术”时,也指出“应当注意的是,在确定最接近的现有技术时,应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”。
虽然根据我国审查制度,发明的创造性在评判过程中,并不要求限定技术领域,但跨越技术领域或者选定特定的技术领域,必须存在相应的动机。
正如笔者之前所撰“技术问题-现有技术与创造性之间的那层窗户纸”一文中的示例,虽然现有技术中公开的磁心与申请的技术方案基本一致,公开了大部分的技术特征,区别仅在于应用于自激式推挽变换器,但这种技术领域的选择,必须论述其动机,否则无法成为否定其创造性的理由。