面对专利侵权诉讼，企业需知的常识

快帮云知识产权服务股份有限公司  李斐聪

一、宁波长阳应对日本东丽提起的专利诉讼

2017年5月25日，围绕液晶电视反射板用聚酯薄膜相关技术，日本材料企业东丽向深圳市中级人民法院对中国宁波长阳科技股份有限公司提起诉讼①。

东丽认为，长阳科技侵犯了其“CN201180005983.2号 侧光型背光源用白色反射膜和使用该白色反射膜的背光源”专利③，要求长阳科技停止制造和销售相关产品并赔偿1亿日元（约合人民币615.56万元）。

东丽表示，最初，东丽认为受损金额为6000万日元左右，但随着长阳科技销售的扩大，东丽认为损失扩大至1亿日元。

对此，长阳科技在2017年5月31日夜间发布了澄清公告②，表示截至公告日尚未收到深圳市中级人民法院签发的传票或其他书面文件，也未收到东丽方面的任何口头或书面主张。

长阳科技在公告中进一步表示：针对东丽官网提及的问题，公司组织相关人员仔细研究了自己的专利、非专利技术组合及产品情况。基于现有的资料和数据，公司认为公司生产的产品全部基于公司自身已经申请的发明专利及相关非专利技术组合。公司产品均系自主研发生产，不存在专利侵权行为。公司后续将及时披露事件的进展情况。一旦公司收到法院传票，将委托知识产权律师积极应诉，维护公司合法权益。同时公司保留就上述不实报道追究相关责任人法律责任的权利。

二、宁波长阳的公告缺乏专利常识

笔者认为，长阳的公告是缺乏专利常识的回应。

长阳虽然在公告中表示积极应诉，但是对于东丽提出的侵权控诉，没有任何实质性的回击，反而暴露出长阳对专利常识的缺乏。

原因在于：长阳的公告中提到的不侵犯东丽的专利侵权的理由，对判断是否侵犯专利权没有直接关系，即使这些理由成立也不能证明长阳不侵犯东丽的专利权。

具体理由如下：长阳基于“公司生产的产品全部基于公司自身已经申请的发明专利以及相关非专利技术组合，以及公司产品均系自主研发生产”，从专利法上讲，是得不出“不存在专利侵权行为”的结论。

也就是说，即使长阳生产的产品全部基于公司自身已经申请的发明专利以及相关非专利技术组合，以及公司产品均系自主研发生产，也不能证明长阳不存在专利侵权行为。

是否存在专利侵权行为，主要看长阳生产的产品是否落入东丽的专利权的保护范围。下面具体介绍专利权侵权的判定方式。

三、专利权侵权判定方式

专利权侵权判定的基本原则：全面覆盖原则

也就是说，被控侵权的产品必须包含专利权利要求中记载的全部技术特征，则落入专利权的保护范围，侵犯该专利权。如果被控侵权的产品未包含专利权利要求中记载的全部技术特征，则未落入专利权的保护范围，不侵犯该专利权。

此外，对于专利权人仅在申请文件的说明书中记载而未在权利要求书中记载的技术方案，视为专利权人已将该技术方案捐献给社会，不属于其专利权要求保护的范围，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于专利保护范围。因此，如果长阳运用的技术仅记载在东丽的专利申请文件的说明书中，而未记载在权利要求书中，则长阳的行为不被视为侵犯对方专利权。

东丽的专利“CN201180005983.2号 侧光型背光源用白色反射膜和使用该白色反射膜的背光源”要求保护的对象如下：

一种侧光型背光源用白色反射膜，满足下述(i)～(iii)：

(i)刚性度为2～10mN•m；

(ii)在至少一侧的面(A)上形成凸部，所述凸部的最大高度为15～60μm；

(iii)与所述面(A)为相反侧的面(B)的一侧的缓冲率为12％以上。

如果长阳存在侵犯东丽上述专利权，则长阳必须同时存在以下行为：

1.未经东丽许可，生产了一种白色反射膜；

2.该白色反射膜用于侧光型背光源中；

3.该白色反射膜刚性度为2～10mN•m；

4.该白色反射膜中，至少一侧的面(A)上形成凸部，所述凸部的最大高度为 15～60μm；

5.该白色反射膜中，与所述面(A)为相反侧的面(B)的一侧的缓冲率为12％ 以上。

如果长阳没有同时完全满足上述条件1至5，则长阳不侵犯东丽的该专利权。

例如：如果长阳生产的白色反射膜不是用在侧光型背光源中，而是用在直下式背光源中，即使长阳同时存在其他4项行为，长阳的行为也可能不构成对东丽该专利权的侵犯。

但是，如果本领域的普通技术人员能够清楚、容易地判断出将上述白色反射膜运用到直下式背光源中，相比将上述白色反射膜运用到侧光型背光源中，能够解决同样的技术问题、得到同样的技术效果，法院也可能根据等同原则，将上述白色反射膜运用到直下式背光源的行为视为等同侵犯东丽上述专利权。

相反，如果东丽在专利申请或维持专利权有效过程中明确表示上述白色反射膜只运用于侧光型背光源中才能解决其要解决的问题，根据禁止反悔原则，那么将上述白色反射膜运用到直下式背光源的行为则不构成对东丽该专利权的侵犯。

此外，如果长阳生产的白色反射膜，其参数不满足“刚性度为2～10mN•m”、“面(A)上凸部的最大高度为 15～60μm”以及“面(B) 的一侧的缓冲率为12％ 以上”中任一条件，长阳的行为也可能不构成对东丽该专利权的侵犯。

四、反击侵权诉讼的其他手段

长阳如果经过上述分析之后，发现其产品不侵犯东丽的该专利权，即使东丽诉至法院，长阳也有较大胜算，相反，如果长阳发现胜算不大，还可以采用其他反击手段：

1.请求宣告对方专利无效 

如果公司产品包含了对方专利的所有技术特征，公司要进一步判断自身使用的技术是否属于对方专利申请日之前的公知技术，如果是，公司可以在法院指定的答辩期内和举证期内向国家知识产权局专利复审委员会提出“无效宣告请求”，使对方专利被宣布无效，如果成功，对方的专利权则自始无效，公司自然不存在侵犯对方专利权的行为。

如果在请求宣告对方专利无效的过程中，不能够将对方的专利全部无效，只能够将对方专利部分无效，那么，将对方专利的保护范围限缩至不影响公司产品实施的范围，这样，公司也不存在侵犯对方专利权的行为。

2.现有技术抗辩

如果公司能够确定自身使用的技术是对方专利申请日之前的现有技术，公司可以在法院上直接争辩或证明自身使用的技术是现有技术，不构成侵犯对方专利权的行为。

3.主张先用权

如果企业在对方专利申请日前已进行了实质性的专项投资，并且完成了必要的技术准备，可以在原有范围内继续实施该技术，在原有范围内继续实施该技术不视为侵犯对方专利权。在长阳与东丽的案例中，东丽认为，随着长阳科技销售的扩大，东丽的损失扩大至1亿日元，对此，长阳需要举证证明自身扩大销售是在对方专利申请日前已完成了必要的技术准备，这样，扩大销售的行为才不被视为侵犯对方专利权。

五、总结

长阳科技在茁壮发展的过程中，市场份额、经济效益不断提升，东丽对其索要的赔偿金额从6000万日元扩大至1亿日元，不管是长阳是否真正侵犯东丽的专利权，还是东丽借侵权诉讼压制长阳的发展。中国公司都应该发展自己的专利实力，来反击外国公司的专利打压，更不要沦为外国公司“养肥了再宰”的对象。

如今，正处于知识经济时代，专利侵权诉讼正成为企业遇到的普遍、不可回避，甚至迫在眉睫的问题。如何应对专利侵权诉讼，各个企业都应该知悉基本专利常识，或者委托专业的专利代理机构为其保驾护航、维护其经济利益。

附录：

1. 东丽公告：《关于对宁波长阳科技公司提起专利侵权诉讼的情况介绍LCD背光源反射板用聚酯薄膜技术的专利侵权》，2017年5月29日，网址链接：http://www.toray.cn/news/detail.html?key=9F133C6CFE8F596A4925812C00275377。

2. 长阳公告：《宁波长阳科技股份有限公司澄清公告》，2017年5月31日，网址链接：

 http://notice.10jqka.com.cn/api/pdf/3552051067c4fe1b.pdf。

3. 东丽株式会社专利：CN201180005983.2，侧光型背光源用白色反射膜和使用该白色反射膜的背光源，网址链接：http://www.patexplorer.com/patent/view.html?an=CN201180005983.2&sc=&q=CN201180005983.2&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10#1/CN201180005983.2/detail/pdf。