2014年12月10日，专利复审委员会作出第24591号无效宣告请求审查决定，该决定涉及国家知识产权局于2006年11月15日公告授权的名称为《具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂及其药用制剂》、专利号为03139760.3的发明专利。

该专利授权公告时的权利要求1如下：

“1、一种具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂，其特征在于，该化合物的结构通式如下所示：

（I）

 其中，A为苯环或吡啶环，环上无取代基或含有1至4个取代基，取代基为卤素、1至4个碳原子的烷基或三氟甲基：

 B为苯环；Z为共价键；Y为-CO-NH-CH2-；R1、R2分别为氢或1至4个碳原子的烷基；R3为氢；R4为氨基； X1、X2、X3、X4其中之一为卤素或1至4个碳原子的烷基，其余为氢。”

针对上述专利权，无效宣告请求人于2013年11月13日向专利复审委员会提出了无效宣告请求及证据，其理由是本专利权利要求1-6不符合专利法第33条、第26条第4款、第22条第3款以及专利法实施细则第20条第1款的规定，说明书不符合专利法第33条的规定，请求宣告本专利权利要求1-6全部无效。

专利权人针对上述无效宣告请求于2014年01月26日提交了意见陈述书以及反证。

专利复审委员会本案合议组于2014年02月11日将上述意见陈述书及其附件转送给请求人，并要求其一个月内答复。请求人期满未提交答复意见。

2014年07月03日专利复审委员会本案合议组向双方当事人发出了口头审理通知书，定于2014年 08月19日举行口头审理。

2014年08月19日，口头审理如期举行，双方当事人均出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组记录如下事项：

（1） 专利权人当庭提交申请文件的修改文本，将授权公告的权利要求1修改为：

“1、一种具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂，其特征在于，该化合物的结构式如下所示：

”

合议组当庭将上述修改文本转送给请求人。

（2）关于修改文本，请求人认为：因权利要求1-3的修改不属于并列技术方案的删除，故其超出了规定的期限，不能被接受。

专利权人认为权利要求1是对取代基定义的进一步限定，属于对马库什并列技术方案的删除，权利要求2删除了原权利要求4中“或由于核受体活性下降”的部分，也属于并列技术方案的删除，故应当允许。

专利复审委员会合议组作出无效宣告请求审查决定，合议组认为：本案中，专利权人将权利要求1的马库什通式化合物修改成具体化合物，该化合物是其说明书实施例2具体制备的唯一化合物。并且，对于本专利授权文本权利要求所概括的通式化合物，申请人在说明书中仅给出了其中两个具体化合物的制备过程以及结构确认数据，即实施例2和4；而在这其中，仅测试了实施例2化合物的活性效果，包括对组蛋白去乙酰化酶的体外抑制以及对肿瘤细胞的生长抑制作用，未给出任何与实施例4化合物相关的活性测试情况描述。所属领域技术人员通过阅读本专利说明书，根据该说明书所记载的内容应当可以获知，上述实施例2化合物是本专利的发明核心所在。

专利审查指南对无效宣告程序中权利要求的修改方式进行了限制，其规定修改权利要求书的具体方式一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。可以看出，专利审查指南一方面强调绝大多数情况下以上述三种修改方式为原则，另一方面也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。而针对本案的修改，合议组认为：尽管专利权人对权利要求1所作的上述修改不属于并列技术方案的删除，但是，修改后的具体化合物不仅在专利说明书中有明确记载，而且其属于本专利的发明核心所在。如果允许专利权人进行上述修改，则能够更加充分地体现专利制度鼓励发明创造的立法本意，并且有助于专利确权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质；同时，鉴于修改后的具体化合物在专利说明书中已被作为专利核心内容公开并在其保护范围之内，允许上述修改也不会带来公示性方面的问题；因此，上述修改并不违背专利审查指南对修改方式进行限制的初衷，应可以作为例外情形而被接受。由于专利审查指南并没有对上述修改方式的修改时机作出限制，因此，专利权人在口头审理当庭提交的上述修改应当被允许。

案例评析

本案例是关于无效宣告程序中对专利文件修改的典型案例。《专利法》对于在无效宣告程序中对专利文件的修改没有相关规定，《专利法实施细则》第69条中有规定：

“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。”

《专利审查指南》2010版中进一步规定了：发明或实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：

（1）不得改变原权利要求的主题名称。

（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

在满足上述原则下，《专利审查指南》进一步限制了权利要求的修改方案：一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。

上述前两条原则的规定是为了合理保护公众的利益不受损害，国家知识产权局在公告授予发明或实用新型专利权后，公众通过阅读授权的专利文件的权利要求书，就可以清楚地知晓该专利权利要求的保护范围，从而规范自己的生产经营行为，对于权利要求没有要求保护而又在说明书中公开的技术方案，该方案视为捐献给了公众，如果允许专利权人通过修改权利要求而改变原权利要求的主题名称或者扩大原专利的保护范围，就有可能导致公众原本认为不会侵犯专利权的生产经营行为变成侵权行为，从而误导公众侵权，也有损国家知识产权局的信誉。

对于上述前3条原则的规定，《专利审查指南》中都给了绝对的规定，上述前三条的规定对于平衡专利权人与公众之间的利益存在的争议也较小，关键在于第四条，一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，这里的“一般”应该作何理解，例外的情况有哪些，审查指南中并未有进一步的说明。

实际上，《专利审查指南》中的上述第四条的规定，是为了避免使无效宣告请求程序实质上变为能否授予专利权的实质审查程序，无效宣告制度设置的机制在于对已授予的专利权在公众的辅助下进行再次审查，审查该专利权是否授权不当，以防止专利权人妨害公众的利益。

本案中，合议组明确指出了专利权人对权利要求的修改不属于技术方案的删除，即不属于《专利审查指南》中所列的“一般”情况，其给出的主要理由是：（1）修改后的技术方案是专利的发明核心，允许这样的修改能够体现专利制度鼓励发明创造的立法本意以及在专利确权程序中聚焦发明实质；（2）允许上述修改不会影响公示性。

专利权人的在口审当庭提交的权利要求的修改方式属于增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，如果允许这样的修改，那么对于这样的修改方式，修改后的权利要求的技术特征发生了变化，请求人原提交的证据所针对的权利要求的技术特征发生了变化，相应的，原提交的证据很可能已经无法适应修改后的权利要求，这时，无效宣告的请求人理论上应该再获得一次补充证据的机会，但是，《专利审查指南》中关于请求人举证的时限是有明确限制的，一是自提出无效宣告请求之日起1个月内补充证据，二是针对专利权人合并式修改权利要求或者提交的反证，请求人在复审委指定的期限内补充证据，可见，《专利审查指南》中也未明确给出对于增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，请求人是否可以补充证据以及补充证据的期限，如果复审委没有告知或者不允许无效宣告请求人可以在指定的期限内补充证据，那么，这样的程序显然对无效宣告的请求人显失公平，如果复审委明确告知无效宣告请求人可以在指定的期限内补充证据，那么无效宣告所针对的事实、证据以及结合证据所阐述的理由很可能都会发生变化，这时，复审委很可能还需要再次进行口头审理，耗费更多的时间与精力，这样，最终造成的结果就是使无效宣告程序最终实质上等同于实质审查程序，这只会降低专利制度的信誉，极大地损害了专利制度的庄严性。并且，如果允许这样的修改，那么专利权人在撰写申请文件以及在实质审查的过程中，便可以放心大胆地追求过宽的保护范围而不用考虑后续的确权程序中会因此而导致权利的丧失，因此，其后果无非是专利权人在有人请求无效宣告其专利无效时再重新将说明书中所记载的发明的核心内容增加到权利要求书中，使无效程序实质变为第二次实质审查程序，损害了专利制度的信誉。因此，无效宣告程序既要平衡专利权人的利益，又要平衡无效宣告请求人的利益，同时还要考虑到专利制度设置不同的程序的意义，维护专利制度的权威和信誉。

另一方面，如果考虑到不允许这样的修改是将无效宣告中的修改原则理解得过于严苛，不利于鼓励发明创造，对此，笔者认为，专利在无效宣告程序之前，有审查程序以及针对该审查程序的补救程序——复审程序，即从法律的程序上来讲，已经考虑到撰写方面可能会存在的问题以及需要针对现有技术的水平确定专利要求保护的范围，并相应地给了专利权人足够的时机去修改和调整，另外，经过了几十年的发展和成长，我国的专利代理人的撰写水平也有了长足的进步，如果不允许本案中的这种修改方式也有利于约束专利权人在申请和审查阶段将权利要求的保护范围限定地过于宽泛，避免损害公众的利益。