摘要：任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型直接向外国申请专利的，应当事先向国务院专利行政部门提出保密审查请求，并详细说明其技术方案。在涉及违反保密审查规定的无效案件中，需要对请求保密审查时提交的技术方案说明书与后来提交的专利申请文件是否一致进行判断。本文对此过程中的技术方案对比方式和对比标准进行了探讨。在广泛研究的基础上提出了三种对比方法及对比标准，为审查实践提供了指导。

Abstract: Any unit or individual that intends to directly apply for patent in a foreign country for an invention or utility model accomplished in China shall submit the request for confidentiality examination to the patent administration department under the State Council, and state the technical solution thereof in detail. In the invalidation case for breach of confidentiality examination, it is necessary to judge the consistence of the description of the technical solution filed at the time of requesting confidentiality examination and the patent application documents filed latterly. The comparison method and standard of the technical solutions during the procedure are discussed. Three comparison methods and three comparison standards are proposed for reference of the examination practice.

关键字：专利保密审查；国外专利申请；直接提交国外专利申请；技术方案对比；对比标准

Key Words: confidentiality examination of patent; foreign patent application; directly applying for foreign patent; comparison of the technical solutions; comparison standard

一、问题的提出

根据《专利法》第45条的规定，任何单位或者个人如果认为某项已授权专利不符合专利法的相关规定，可以向专利复审委员会请求宣告该项专利权无效。《专利法实施细则》第65条对具体可提出无效宣告请求的理由进行了规定，其中包括专利法第20条第1款。该条款规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行”。

另外，《专利法》第20条第4款规定：“对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权”。根据该条款的规定，如果某项发明创造违反专利法有关保密审查的规定，那么其再向中国申请专利的不应被授予专利权。然而，在审查实践中存在中国专利申请仍被授予专利权的可能。那么，针对中国专利的无效程序中需要对请求保密审查时的文件、中国专利的内容与向外国提交的专利申请的内容进行比对，以确定专利权人是否违反了保密审查的规定。

然而，中国《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南（2010）》中为此均没有详细说明，给审查实践带来了困扰。本文试从保密审查请求的方式、技术对比的方式、差异等角度出发，探讨保密审查中的技术方案比对标准，以期达到抛砖引玉的目的。

二、问题分析

在审查实践中，提出保密审查请求的方式通常有以下三种：

方式1：直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交国际专利申请的，事先向国务院专利行政部门提出保密审查请求，并详细说明其技术方案。

方式2：在向国务院专利行政部门提交中国专利申请的同时或之后提交保密审查请求。

方式3：向国家知识产权局提交国际专利申请（视为同时提出了保密审查请求）。

图1：提出保密审查请求的方式

对于方式1而言，由于申请人在提交保密审查请求时，还没有提交外国专利申请，也没有提交相应的中国专利申请。那么在相应中国专利无效程序中，如何判断请求保密审查时提交备案的技术方案说明书、后来提交的外国申请专利和中国专利申请文件三者之间是否存在差异是值得探讨的问题。

（一）对比对象的确定

对于采用方式1提出保密审查请求（即直接向外国申请专利的保密审查），《专利审查指南（2010）》第五部分第5章第6.1节规定：

“向外国申请专利保密审查请求的文件应当包括向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书。请求书和技术方案说明书应当使用中文，请求人可以同时提交相应的外文文本供审查员参考。技术方案说明书应当与向外国申请专利的内容一致。技术方案说明书可以参照专利法实施细则第十七条的规定撰写，并符合本部分第一章的其他规定。”

《专利审查指南（2010）》规定：“技术方案说明书应当与向外国申请专利的内容一致。”。同时还规定，技术方案说明书可以参照专利法实施细则第十七条的规定撰写，并符合本部分第一章的其他规定。按照前述规定，备案的技术方案说明书如果按照专利法实施细则第十七条的规定撰写，则备案的技术方案说明书应当与后提交的专利申请的说明书相同。但由于申请人申请策略和专利布局的需要，实际情况可能要复杂的多，主要可以分为以下三种情况。

第一种情况，申请人在提出保密审查请求时，外国专利申请和/或中国专利申请文件还没有起草。这种情况下，提出保密审查请求时所提交备案的技术方案说明书可能很不完善，可能只是概括性描述或只有部分的实施方式/实施例，与后来实际提交的外国专利申请和/或中国专利申请文件在技术方案、具体实施方式/实施例、技术细节和语言描述方面会存在很大差异。例如，后来实际提交的外国专利申请和/或中国专利申请文件可能技术方案中进行了重大修改，例如增加了新的技术内容，或者增加了新的具体实施方式/实施例，或者补充了新实验数据、补充了附图等。显然，第一种情况下，请求保密审查时提交的技术方案说明书与后来提交的外国申请专利和中国专利申请文件会存在较大的差异。

第二种情况，外国专利申请和/或中国专利申请文件已经起草但还没有完全准备好（草稿），这种情况下，提出保密审查请求时所提交备案的技术方案说明书可以采用已经起草好的外国专利申请或中国专利申请文件，所提交的技术方案说明书对比完善。但后来实际提交的外国专利申请和/或中国专利申请文件又进一步做了一些实质性修改，这也会造成备案的技术方案说明书与后提交的外国专利申请和/或中国专利申请文件之间的差异。

第三种情况，外国专利申请和/或中国专利申请文件已经基本定稿，这种情况下，提出保密审查请求时所提交备案的技术方案说明书可以采用定稿的外国专利申请（中译文）和/或中国专利申请文件。后来实际提交的外国专利申请和/或中国专利申请文件没有进一步的修改或仅个别语言表达不同无实质性修改。这种情况下，三者没有实质性差别。

无论是上述哪种情况，都会存在如何对比上述文件，以确定备案的技术方案说明书应当与外国专利申请是否“内容一致”的问题。

为了方便描述，假设中国专利申请文件为外国专利申请的中译文，即二者相同，下文中的“后提交的专利申请文件”包括外国专利申请和中国专利申请文件。

无论是外国专利申请还是中国专利申请，均可能存在两种文本：申请公开文本（对应原始提交的申请文件）和授权文本。在审查过程中，大多数申请文件会主动修改或被动修改，这会造成申请公开文本和授权文本不同。那么对比时，应当以哪个版本作为对比的基准呢？

一方面，审查过程中无论主动修改或被动修改，都会受到修改超范围条款的限制。申请公开文本包含的技术信息会多于或等于授权文本。另一方面，专利审查过程时间较长，从申请提交到授权通常会经历较长时间，后提交的中国专利申请和外国申请授权时间可能相差远。另外，申请公开文本更能体现申请人主动公开的技术内容。

综合考虑上面因素，对比时，采用申请公开文本作为对比文本为宜。

（二）对比方法及优缺点分析

1. 全文对比法

所谓全文对比法，是指在后提交的专利申请文件全文（包括权利要求、说明书及其附图）与先前备案的技术方案说明书全文进行对比。

全文对比法是对比最为全面的方法，可以保证后提交的专利申请文件全文的技术信息和方案与先前备案的技术方案说明书得到全面的比较和验证，防止技术内容保密审查的遗漏。

采用全文对比法，需要将后提交的专利申请文件的全部内容与先前备案的技术方案说明书逐字逐句进行对比。这种方式不仅工作量大，而且很多对比可能没有意义。例如，后提交的专利申请文件全文中，特别是说明书中，可能含有很多与发明创造实质性贡献无关的现有技术。那么这些现有技术的不同，显然不能作为备案的技术方案说明书应当与外国专利申请不一致的依据。另外，即使在说明书的发明创造的具体实施方式/实施例中，也并不是每一个特征和描述都与发明创造实质性贡献密切相关，这些与发明创造实质性贡献关系不大的特征和描述的不同，也不能作为备案的技术方案说明书应当与外国专利申请“不一致”的依据。由此可以看出，第一种方式全文对比法不宜作为确定备案的技术方案说明书与外国专利申请的内容一致性的方法。

2. 发明信息对比法

发明信息对比法是指将后提交的专利申请文件的发明信息与先前备案的技术方案说明书全文进行对比。

《专利审查指南》（2010年）第一部分第四章第2节规定：“发明信息是专利申请的全部文本（例如：权利要求书、说明书、附图）中代表对现有技术的贡献的技术信息，对现有技术的贡献的技术信息是指在专利申请中明确披露的所有新颖的和非显而易见的技术信息。”

采用发明信息对比法，剔除了与对现有技术的贡献的技术信息无关的内容，工作量相对小些。对比内容为代表对现有技术的贡献的技术信息，更符合专利法第20条第1款规定的立法宗旨和目的，更合理。

发明信息对比法需要将后提交的专利申请文件的权利要求书、说明书、附图中代表对现有技术的贡献的技术信息逐一与先前备案的技术方案说明书全文进行对比。例如，需要将权利要求书与先前备案的技术方案说明书进行对比；将说明书中代表对现有技术的贡献的技术信息与先前备案的技术方案说明书进行对比以确定这些技术信息是否记载在先前备案的技术方案说明书中；将附图中代表对现有技术的贡献的技术信息与先前备案的技术方案说明书进行对比以确定这些技术信息是否记载在先前备案的技术方案说明书中。由此可见，发明信息对比法对比全面。

但说明书、附图中代表对现有技术的贡献的技术信息的判断可能有些难度。通常，与权利要求书中的方案相同或直接体现的内容可以认为是对现有技术的贡献的技术信息。但判断时难免具有一定的主观性，很容易产生争议。“发明信息对比法”可操作性和准确性会稍差些。

3. 权利要求对比法

权利要求对比法是指仅将后提交的专利申请文件的权利要求与先前备案的技术方案说明书全文进行对比。

专利法实施细则第十三条规定，发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。发明创造的实质性特点必然体现在权利要求书中。因此，用后提交的专利申请文件的权利要求书进行对比，更有针对性、可操作性和准确性。权利要求对比法仅需要对比后提交的专利申请文件的权利要求书，工作量小。

由保密审查的目的可知，关注的是在中国完成的技术方案本身是否需要保密。但是，一方面，由于受费用、权利要求数目、以及保护主题等因素制约，通常权利要求书体现的技术信息受限，难以涵盖专利申请文件所有对现有技术的贡献的技术信息。另一方面，不符合单一性的技术内容，或因其他原因，有些具有创造性的技术方案并没有写入权利要求书。这会造成“权利要求对比法”发明信息对比全面性可能不足。

由以上分析可以看出，发明信息对比法和权利要求对比法明显优于全文对比法，更合理些。综合考虑针对性、可操作性和准确性，权利要求对比法优于发明信息对比法。但发明信息对比法的全面性优于权利要求对比法。

（三）对比标准

对比还需确定对比标准，特别是后提交的专利申请文件与先前备案的技术方案说明书不同时，二者“内容一致”的对比标准在《专利审查指南（2010）》中并没有详细说明。笔者认为“内容一致”的对比标准可以采用以下三种。

1. 修改超范围标准

修改超范围标准，为后提交的专利申请文件中的技术方案与先前备案的技术方案说明书相比时，把先前备案的技术方案说明书假定为原始提交的申请文件。按照专利法第33条的标准进行对比，如果后提交的专利申请文件中的修改超出了先前备案的技术方案说明书原始记载范围，则认为二者不一致。反之，则认为二者一致。

2. 新颖性标准

新颖性标准，为后提交的专利申请文件中的技术方案与先前备案的技术方案说明书相比时，把先前备案的技术方案说明书假定为对比文件。按照专利法第22条第2款的标准进行对比，如果后提交的专利申请文件中的技术方案与先前备案的技术方案说明书相比具有新颖性，则认为二者不一致。反之，则认为二者一致。

3. 创造性标准

创造性标准，为后提交的专利申请文件中的技术方案与先前备案的技术方案说明书相比时，把先前备案的技术方案说明书假定为对比文件。按照专利法第22条第3款的标准进行对比，如果后提交的专利申请文件中的技术方案与先前备案的技术方案说明书相比具有创造性，则认为二者不一致。反之，则认为二者一致。

4. 三种标准的对比分析

从严格程度来说，修改超范围标准>新颖性标准>创造性标准。总体而言，保密审查的主要目的是为了防止涉及国家安全或者重大利益的发明创造像其他专利申请一样公开，会对国家安全或者重大利益带来损害，而不是为了限制申请人对发明创造技术内容的修改。因此，对比标准不宜过于严格，对比标准过于严格，不利于申请人对于专利申请在全球的布局，造成申请人专利申请的不便。同时，对比标准也不宜过于宽松，否则保密审查制度将会被架空。显然，修改超范围标准过于严格，不利于保密审查制度的实施。申请人在提交保密审查请求之后，通常或多或少会对技术内容进行修改之后，再提交专利申请文件，二者有所不同可以理解。因此，“内容一致”的对比标准宜采用新颖性标准或创造性标准。

新颖性标准和创造性标准二者之中，创造性标准又过于宽松。如果采用创造性标准，可能会使申请人在提交保密审查请求时，对技术方案的描述过于简单，信息量太少，很可能将保密审查制度架空而无法实现立法目的。综合考虑，对比标准采用新颖性标准最为适宜。

图2：保密审查技术方案的对比

小结

综上所述，对于直接向外国申请专利的保密审查，判断后提交的国外专利申请文件与先前备案的技术方案说明书的内容一致性时，对比方式宜采用发明信息对比法，对比文本宜采用申请公开文本，对比标准宜采用新颖性标准。

参考文献

1. 《中华人民共和国专利法》（第三修正案），2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第三次修订，2009年10月1日起实施.

2. 《中华人民共和国专利法实施细则》（第二修正案），中华人民共和国国务院令，第569 号，2009年12月30日国务院第95次常务会议通过，自2010年2月1日起施行.

3. 《专利审查指南》. 国家知识产权局.北京：知识产权出版社，2010