“小肥羊”驰名商标争议之我见 北京快帮知识产权有限公司 2004年11月15日，国家工商行政管理总局商标局公布了新认定的62件驰名商标，“小肥羊”名列其中，商标的所有人为内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司。由于“小肥羊”商标至今还没有成功注册，其驰名商标的认定结果一经公布，立即引起了社会各界的广泛关注，而众“羊”对“小肥羊”的权利之战亦硝烟再起。 2004年12月3日，河北汇特小肥羊餐饮连锁公司、陕西小肥羊实业有限公司、河北廊坊草原小肥羊公司、江苏牧人南京小肥羊餐饮公司等四家“小肥羊”企业联名提交行政复议申请书，请求国家工商行政管理总局撤销对“小肥羊”驰名商标的认定。四家企业都认为，“小肥羊”是内蒙古对一两岁小羊的习惯叫法，已经成为消费者选择和改变饮食口味的指示性标志，任何企业都可以使用。“小肥羊”餐饮店或饮食企业有上千家，“小肥羊”是一种通用名称，这一通用名称不能为内蒙古小肥羊独占。一时之间，对于“小肥羊”驰名商标的身份，人们纷纷有了这样的疑问：一“小肥羊”是否可以作为商标注册？二“小肥羊”未获得注册是否可以被认定为驰名商标？针对以上两个焦点问题,笔者做出以下分析: 一、“小肥羊”是否可以作为商标注册 （一）“小肥羊”是否具有商标的显著性 我们知道，商标应当具有显著特征和识别性，《商标法》第十一条一款二项规定“仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的不得作为商标注册”。“小肥羊”作为商标使用和注册在餐饮服务上，表示了餐饮服务的主要原料，违反了《商标法》的禁注条款，无法起到区分服务来源的作用，缺乏商标应有的显著性，本来不应当予以初步审定公告。 但是由于商标的显著性分为固有显著性和获得显著性，《商标法》十一条二款的规定，通过使用取得显著特征，是可以作为商标注册的，即可以识别服务来源。虽然“小肥羊”在最初使用时并无显著性，但如果“小肥羊”在实际使用过程中经过长期独家、直营或者特许经营方式使用，则获得了显著性。类似的情况还有注册在牙膏商品上的“两面针”商标，“两面针”虽然是中草药牙膏的主要原料，但由于都在使用中获得了显著性，能够达到区别商品来源的作用，因此都不在《商标法》禁注条款的限制范围之内。 （二）“小肥羊”是否是通用名称，是否可以独占使用 前面已经提到，“小肥羊”可以在使用中获得显著性，并予以注册。但是我们应当特别注意的是，如果在“小肥羊”的最初使用阶段，在餐饮行业中同时就有众多企业都在使用“小肥羊”，并且相互之间没有任何授权或连锁的关系，那么“小肥羊”就不仅仅是餐饮服务的主要原料了。由于众多企业的同时使用，它还将自然转化成为一种餐饮服务的通用名称，商标所有人也就丧失了对该标志的独占垄断权。在这种情况下，“小肥羊”将彻底失去显著性，即便通过使用也不能获得显著性。 综上所述，如果“小肥羊”最早是由一家企业独家使用在餐饮服务这一领域的，并且持续一定的时间，未授权或未许可的企业使用的时间均晚于最早独家使用的企业；或者虽然有多个企业在餐饮服务这一领域的最早使用时间是相同的，但是多个企业之间是被授权、被许可或连锁关系。在这样的情况下，由于“小肥羊”不是一个通用名称，是可以通过使用来获得显著性，当然也可以注册，享有商标专用权，从而可以独占使用。反之，则是通用名称，不能独占使用。 二、未注册的“小肥羊”商标是否可以被认定为驰名商标 依据我国新《商标法》，获得商标权的方式有使用主义和注册主义两种，我国目前做法就是以申请在先原则为主，同时又不否定使用在先原则。新《商标法》并没有拘泥于绝对的商标注册保护原则，第十三条一款规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”《驰名商标认定和保护规定》第二条规定：“驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。” 从新《商标法》和《驰名商标认定和保护规定》对于“驰名商标”所下的定义可以看出，我国现行的立法对于驰名商标的保护已不再仅仅局限于注册商标，对于未注册的驰名商标也是给予保护的，这弥补了我国驰名商标保护中商标注册制度的固有缺陷，向完善驰名商标的保护迈出了积极的一步。这不仅符合《巴黎公约》和Trips协议的要求，而且还能有效地遏制对驰名但未注册商标的“抢注现象”，加强对驰名商标的保护，维护市场的公平竞争。因此，作为一个未注册商标的“小肥羊”被认定为驰名商标这本身是无可厚非的。 但我们应当注意的一点是，我国《商标法》虽然保护未注册的驰名商标，但是如果“小肥羊”已经成为一个通用名称，那么就不具有商标应有的显著性，即使知名度再高，也不能作为商标，更不能认定为驰名商标。因此，对于“小肥羊”驰名商标身份争议的焦点不应当集中在“是否注册”的问题，而应当是笔者此前论述的“是否为通用名称”的问题。因此，无论是何种情况，这都需要依据案件的事实情况和双方提供的证据材料才能判定，我们拭目以待。 三、关于“小肥羊”案件的思考 整个“小肥羊”事件最突出的一个问题就是商标显著性的重要性。商标的显著性，又称为商标的区别性或者识别性（distinctive character or distinctiveness），即能够起到区别作用的特性。商标的显著性是商标保护的灵魂，它的强度不仅直接决定商标是否可以注册，而且还决定商标权利范围的大小。 一个没有显著性或者显著性较差的标志，通过长期使用，大量的宣传广告，特别是商品质量的保障，使该标志在消费者的心中具有了相当的知名度之后，就能产生质的飞跃，变不显著为显著，成为具有显著特征的标志。 但是，这种类型的商标有其先天不足。这类商标在获得商标专用权之后，如不能借助《商标法》进行主动有效的保护，宣传和品质的保证一旦跟不上，这种显著性将很快丧失。因此，企业选择这种类型的商标将不是一种明智之举，而是一种冒险的策略。 “良好的开端乃是成功的一半”，当今的中国企业，无论是国有企业还是私营企业都应当具有国际思维，创作一个响亮的好商标将为企业的发展打下良好的基础。