北京快帮知识产权有限公司 　　商业方法相关专利申请是目前专利界比较关心的一个话题，笔者在本文中将结合处理过的实例来谈一些感受，以期抛砖引玉。 　　一、在意见陈述时，不能单纯满足于说明该专利申请请求保护的发明不是一种智力活动的规则和方法 　　在目前的实际操作中，审查员与申请人/代理人之间的争辩经常出现这样的情况：审查员在未经检索的情况下，就根据权利要求中出现的商业性词汇，如“出售、价格、费用、经销”等，认定专利申请要求保护的发明的实质是商业方法，解决的问题不是技术问题，产生的效果也不是技术效果，因此属于智力活动的规则和方法；而申请人/代理人则强调发明所采用的是技术手段（如计算机技术和网络技术），作为方案整体来说是技术方案。整个过程中双方各执一词，互相都无法说服对方，从而势必延长实质审查程序，甚至使得有可能授权的专利申请面临被驳回的后果。 　　实际上，从狭义的角度出发，商业方法相关发明专利申请是指以利用计算机和网络技术完成商业方法为主题的发明专利申请。商业方法涉及商业活动和事务，包括：金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、旅游、娱乐、服务、房地产、医疗、教育、出版、经营管理、企业管理、行政管理、事务安排等。商业方法相关发明专利申请的所属技术领域是指用于完成商业方法的计算机和网络技术领域。 　　也就是说，由于商业方法是通过计算机和网络技术实现的，其具体实施时一般会借助于计算机和网络技术领域的技术手段来实现，被审查员认定为商业方法的专利申请就其整体而言或多或少都会带有技术的色彩。因此单纯说明该专利申请请求保护的发明不是一种智力活动的规则和方法，笔者认为能够成功说服审查员的可能性是不大的。 　　有鉴于此，2001年修改后的《审查指南》第二部分第一章第3.2节补充规定：“如果一项发明就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，但是发明的一部分属于智力活动的规则和方法，则不应当完全排除其获得专利权的可能性，需要具体分析，按下述两种情况区别对待： 　　(i)如果发明对于现有技术的贡献仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，则应将该发明视为智力活动的规则和方法，不授予其专利权； 　　(ii)如果发明对于现有技术的贡献不在于或不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，则不能依据专利法第二十五条第一款第（二）项拒绝授予其专利权。” 　　因此，狭义的商业方法相关发明专利申请并不必然属于不可授予专利权的客体。在争辩过程中，除了说明该专利申请请求保护的发明就整体而言不是一种智力活动的规则和方法，还需要进一步说明其与最接近的现有技术相比，不同之处不仅仅在于商业规则，还在于采用了新的技术手段，并且解决的问题和获得的效果也具有技术性，即满足方案的技术三要素均为技术性的条件。 　　二、在意见陈述时，应该从技术性的角度出发 　　在目前的实践中，基于商业方类专利申请的特殊性，有些申请人/代理人在意见陈述中总是侧重强调争议的专利申请的方案不是商业实施的方法，不涉及智力活动的因素，但这显然是不够客观的，也难以说服审查员。 　　这是因为实际的商业方法中既包括商业方法本身的智力活动因素，又包括计算机或网络技术等技术性因素，使得技术性因素在很多情况下难以被清楚地分辨出来，这也正是审查员在面对此类专利申请时，一般会认为其属于智力活动的规则和方法的原因。因此，在处理过程中，笔者建议按照下述步骤进行意见陈述。 　　2.1 分析构成发明方案所需的特征 　　首先，应该具体分析权利要求请求保护的发明中记载了哪些特征，哪些特征具有智力活动的因素，哪些特征是客观的技术特征，例如，依据客观存在的数据产生的数据处理的行为不应被看作是智力活动的规则和方法。 　　2.2 找出对现有技术做出贡献的特征 　　在此基础上，进一步分析对于现有技术做出贡献的部分是属于哪一类的特征。 　　通常，对于智力活动的方法专利来说，所述智力活动本身是发明的主体，网络媒介只是智力活动借用的工具，例如财务计算方法。 　　而非智力活动的方法专利中，智力活动相关的特征通常只是申请人为了将发明叙述得更完整而使用的一种描述方式，与智力活动有关的内容对发明的贡献是“少量且非本质的”。 　　当然，这种描述方式也存在一定的问题：一方面极有可能导致商业方法中包含的智力活动因素掩盖其技术性因素，由此使专利申请文件的主题和实质内容以商业活动为中心而缺乏技术性，不仅难以获得专利授权，还会给竞争对手带来足够的提示，使其利用公开的内容构建对本发明限制的专利；另一方面会限制专利的保护范围。 　　2.3 判断发明是否属于可授权的客体 　　在进行上述的分析后，如果做出贡献的是其中具有智力活动因素的特征，则必须承认该专利申请不属于可授予专利权的客体。 　　如果做出贡献的特征是其中的技术手段，则可以指出： 即使发明的一部分属于智力活动的规则和方法，但由于发明对于现有技术的贡献不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，根据《审查指南》第二部分第一章第3.2节的规定，不能以专利法第二十五条第一款第（二）项为由拒绝授予专利权。 　　三、在意见陈述中时，应该进一步阐明专利申请的本质 　　如上所述，在说明商业方法相关发明专利申请就整体而言是技术方案，并且针对最近接的现有技术所解决的是技术问题，也产生了技术效果后，基本可以说明该专利申请确实不属于智力活动的规则和方法。 　　在此基础上，应该进一步结合《审查指南》第九章的规定，阐明该专利申请的本质。这是因为，商业方法相关发明专利申请既具有涉及计算机程序的共性，又具有计算机和网络技术与商业活动和事务结合所带来的特殊性。涉及计算机程序的发明专利申请的审查原则和基准同样适用于商业方法相关发明专利申请的审查。 　　而《审查指南》第九章第2.2节将可授予专利权的计算机程序归纳为下述四部分：用于工业过程控制的涉及计算机程序的发明专利申请；涉及计算机内部运行性能改善的发明专利申请；用于测量或测试过程控制的涉及计算机程序的发明专利申请；用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明专利申请。 　　一般而言，商业方法相关发明专利申请可以归类于用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明专利申请。对此，《审查指南》指出：如果发明专利申请的主题是利用在公知计算机上运行的计算机程序对外部数据进行处理，以解决某个具体的技术问题，那么，由于它所处理的是利用了技术手段，并能够获得技术效果的技术问题，所以，这种发明专利申请属于可给予专利保护的客体。 　　下面，向大家介绍一个笔者处理的实例。 　　（一）申请人提交的原始专利申请文件的权利要求 　　该发明专利申请涉及一种通信领域数据接入系统中的计费方法。采用本发明的方案，计费与网络资源的利用率匹配更合理，便于采用灵活的计费方式。其申请时共有7项权利要求，其中权利要求1是独立权利要求，而权利要求2至7均为从属权利要求。独立权利要求1记载如下： 　　“1、一种数据接入系统中的计费方法，包括： 　　 （1）在接入设备中存储用户的计费范围和计费属性； 　　 （2）根据不同的计费属性设定不同的计费费率； 　　 （3）根据接收到的报文中的用户计费范围和计费属性采用相对应的计费费率进行计费。” 　　权利要求2的记载如下： 　　“2、根据权利要求1所述的数据接入系统中的计费方法，其特征在于步骤(3)进一步包括下述步骤： 　　 （21）接入设备接收接入的报文； 　　 （22）判断该报文是否为从用户到用户或者从用户到网络的报文，如果是，转步骤(23)，否则转步骤(24)； 　　 （23）根据报文的源地址确定该报文所属用户的计费范围和用户标识（ID），然后根据报文的目的地址确定报文所属用户的计费属性， 然后转步骤(25)； 　　 （24）判断所述报文是否为从网络到用户的报文，如果是，根据报文的目的地址确定该报文所属用户的计费范围和用户标识（ID）， 根据报文的源地址确定报文的计费属性，然后转步骤（25）， 否则，认为所述报文为从网络到网络的报文，忽略对该报文的计费，然后结束计费操作； 　　（25）根据用户ID和报文的计费属性确定计费费率以及报文的长度等对接入的报文进行计费，然后结束计费操作。” 　　权利要求3至权利要求7分别限定该方法中建立用户属性表、建立目的地址属性表、建立费率等级表、建立费用记录表以及利用该表进行计费的步骤。 　　（二）审查员的第一次审查意见 　　审查员发出第一次审查意见通知书指出：当前全部权利要求1至7属于专利法第25条规定的不授予专利权的范围，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质内容，该申请将被驳回。 　　具体理由是：权利要求1请求保护的是一种数据接入系统的计费方法，由说明书中的记载可知，本申请的目的在于提供一种在数据接入系统中有效、合理地利用网络资源的计费方法，其所要解决的问题不是一个技术性的问题。权利要求1中虽然包含了接入设备即网络硬件的限定，但接入设备是网络中的公知设备，权利要求1实质上是利用公知的网络技术来实现计费方法本身，其本质上是一种商业方法，所获得效果也不是技术效果。因而，权利要求1请求保护的客体属于专利法第二十五条第一款第（二）项所述的智力活动的规则和方法的范围，不能被授予专利权。 　　对于从属权利要求2至7，审查员认为：其分别对该计费方法作了进一步限定，从属权利要求3-6的限定部分分别对用户属性表、目的地址属性表、费率等级表和费用记录表所包括的内容进行了进一步限定。他们仍未解决技术问题和产生技术效果，实质上属智力活动的规则和方法。因而，权利要求2-7请求保护的客体也属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的不授予专利权的范围，不能被授予专利权。 　　（三）审查意见转达、修改及意见陈述 　　应该说，审查员倾向于驳回该专利申请。代理人注意到，审查员在通知书中并没有详细说明权利要求2和7记载的方案为何属于智力活动的规则和方法。因此，代理人在部门主任的帮助下，参照《审查指南》，对从属权利要求2记载的方案进行了认真的分析，认为从属权利要求2所记载的方案属于可授权专利权的客体。 　　为此，在与申请人进行商议后，将权利要求1和权利要求2合并，在新的权利要求的基础上进行了如下的意见陈述： 　　（1）引用了《审查指南》对智力活动的解释，指出： 　　首先，权利要求1的方案不能脱离通信网络而独立存在，因此该方案本身一定存在智力活动无法左右的、来自网络本身产生的非智力活动的内容，例如网络计费属性中报文的源、目的地址。对这些内容进行处理的过程，就是利用网络的特点进行的，假设上述步骤被看作是智力活动的规则而不受自然法则的约束，则报文无需接入设备就可获知，而且报文的源、目的地址等计费属性也可以忽略或更改，然而恰恰由于这些内容的网络特性，使得只能利用网络提供的、客观存在的、具有网络特性的报文进行计费操作，这些依据客观存在的数据产生的数据处理的行为不应被看作是智力活动的规则和方法。 　　其次，权利要求1的技术方案不是纯粹指导人们对信息进行思维、识别、判断和记忆的规则和方法，就像几乎所有的技术方法一样，本发明也是利用自然存在的事实的规律组织对客观事实的创造和加工，从而使客观存在的事实产生形态延伸，进而解决现有技术存在的问题和缺陷。具体说，依据本发明的记载，由于现有的方法没有能够体现ISP实现接入用户的成本，导致不能有效利用网络资源。本发明对于技术的贡献就在于利用网络报文的客观属性（即用户权限、地址等）进行针对接收到的报文计费，这样的计费于网络资源的利用率匹配合理，有利于指导用户有效合理地利用网络资源。由于本发明是利用了自然规则，能够解决技术问题、产生技术效果的方法，其不同于真正的智力活动的规则和方法。 　　第三，本发明权利要求1所述的方法只有一部分属于智力活动，例如步骤B，而另一部分则描述了利用网络客观存在的数据特性进行计费的处理过程。本发明权利要求1整体应属于《审查指南》第二部分第九章第2.2.4 节所规定的用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明专利申请。 　　（2）即使本发明的一部分属于智力活动的规则和方法，但由于本发明对于现有技术的贡献不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，根据《审查指南》第二部分第一章第3.2节的规定，不能以专利法第二十五条第一款第（二）项为由拒绝授予本发明专利权。 　　如果仅根据权利要求1中出现的步骤B所述的“根据不同计费属性设定不同的计费费率”以及其它步骤隐含的“确定计费范围、计费属性”等公知内容的字面的含义，很容易将本发明理解为智力活动的规则和方法。但是，上述并不能说明本发明的全部，只是申请人为了将本发明叙述得更完整而使用的一种描述方式，上述与智力活动有关的内容对本发明的贡献是“少量且非本质的”。 　　权利要求1所述的技术方案的本质或者说对于现有技术贡献的部分在于利用网络报文的客观属性（即用户权限、地址等）进行针对接收到的报文进行计费的过程，即根据报文的客观属性进行的与网络资源匹配更合理的计费方式。采用这样的方法能够根据的报文的客观特性，进行有利于与网络资源平衡利用的计费操作，使网络资源的使用方式信息转化为另一种状态――计费信息。因此，对于本发明来说，技术上的贡献是“大量且本质的”。 　　（3）本发明属于用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明专利申请。 　　权利要求1所记载的技术方案属于客观事实或状态转化类发明，其对象是客观存在的报文数据，这种状态的转化本身就是利用客观规律或自然法则解决初始客观事实或状态存在的事实与表现不统一的技术问题，在本发明中的体现是计费不能反映客观的网络资源利用问题。对该类发明的理解应当立足于对下述问题的考察：1）初始数据是客观的还是主观的；2)数据状态的转化结果是否任意的主观过程能够导致；3）结果的唯一性是否得到满足。前面已有分析，本发明从上述几个方面都能够得到专利法要求的审查，本发明对于现有技术的贡献不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，而在于大量存在的技术方案本身，因此根据《审查指南》第二部分第九章第2.2.4 节的规定，本发明应该属于专利法保护的客体。 　　（4）由于权利要求2-6均直接或间接引用权利要求1，其所要求保护的技术方案也属于专利法保护的客体。 　　在提交修改后的申请文本和上述意见陈述后，代理人对本专利申请最终授权的前景充满了信心。值得欣慰的是，代理人于2005年4月8日收到国家知识产权局针对本专利申请发出的授予发明专利权通知书和办理登记手续通知书。 　　此外，笔者感到遗憾的是，在审查意见答复过程中，对权利要求作了较大的修改，使得专利授权时确定的保护范围受到了较大的限缩。实际上，这是由于在申请阶段撰写申请文件的过程中，对商业方法相关专利申请的经验还不是特别丰富，对其规律的把握也不是特别到位，因此处理的不是特别完善。表现在对商业方法方案的 “技术性”处理不够，使商业方法中包含的智力活动因素掩盖了其技术性因素，最后不得不将从属权利要求中更为明显的技术特征提升到独立权利要求中。 　　以上是笔者从该案中获得的几点体会，总之，在答复审查意见的过程中，需要在现有技术的基础上准确地把握专利申请所要求保护的发明的实质，在此基础上，有的放矢，进行针对性的答辩，尽量为申请人争取其合法权益。