北京快帮知识产权有限公司 苗堃 　　一、前言： 　　对于处理基于日本优先权的申请的代理人来说，如何处理在先日本申请中出现的“からなる”这一词汇，经常是非常头疼的一件事情。如果翻查字典可知，该词汇最通常的解释为“由….构成”、“由….组成”，尽管如此，在涉及专利的翻译中，有的人认为其应该直接翻译成“由…构成、由…组成”，而有的人则认为其应该翻译成“包含”。之所以出现这种译法不统一的现象，是因为在专利领域中“由….组成”和“包含”所表达的意义不同。 　　根据审查指南的规定，开放式的权利要求宜采用“包含”、“包括”、“主要由….组成”的表达方式，其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或者方法步骤。封闭式的权利要求宜采用“由….组成”的表达方式，其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或者方法步骤。 　　因此，考虑到专利文件的特殊性，以往，处理日文专利申请的翻译人员和代理人都比较倾向于使用“包含”这一译文来翻译“からなる”，以谋求一个相对较宽的保护范围，除非根据说明书中的记载可以明确知道其表达的是封闭式的权利要求。 　　但是，在 2008年4月18日复审委作出的复审决定FS13094中，复审委认为“からなる”根据目前字典中的意思，只能翻译成“由…构成”而不能翻译成“包含”，这里，笔者想基于此决定来探讨一下关于“からなる”的译法。 　　二、案情介绍 　　前述复审案件涉及的驳回理由是专利法第三十三条，其涉及的权利要求是权利要求2和3。这里，为了方便比较，特将修改前的权利要求2和3的日文原文和中译文提供如下。 　　“权利要求2： 　　請求項1に記載のトリフェニルアミン類からなる有機正孔輸送剤。 　　有机空穴输送剂，其由权利要求1的三苯胺类构成。 　　权利要求3 　　請求項2に記載の有機正孔輸送剤からなる有機正孔輸送層を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子。 　　有机电致发光元件，其特征在于，具备由权利要求2的有机空穴输送剂构成的有机空穴输送层。” 　　申请人在答复第二次审查意见时，将权利要求2和3中的“由…构成”修改为“包含”，后审查员发出第三次审查意见认为其修改超范围，申请人在答复第三次审查意见时指出，本案系PCT申请，对于权利要求2和3的修改实际上是改正译文错误，国际申请文本中的“からなる”用于专利技术文件中时表达的是一种开放方式，其适当的中文译文应当为“包含”或者“含有”，而非“由…构成”。 　　对于此修改，实审部门的意见是“依据两种日汉词典（参见实用科技日语惯用型手册，宋辉 阎宝利编 国防工业出版社；或者，日汉科技词汇大全 王同亿主编 原子能出版社）中记载的“からなる”的词义均为“由…构成”、“用…组成”，并无“包含”或“包括”的义项。”，在此基础上，实审部门发出了驳回决定。 　　申请人在提出复审时，申请人并未对申请文本做修改，而是坚持前述理由进行争辩，对此复审委发出《复审通知书》，其中指出“在翻译词典中日文“からなる”的词义是“由…构成”、“用…组成”（参见实用科技日语惯用型手册，宋辉 阎宝利编 国防工业出版社；或者，日汉科技词汇大全 王同亿主编 原子能出版社），并没有记载“からなる”有“包含”或者“含有”的义项，由于翻译词典具有较高的公信力，其准确度值得信赖，在请求人没有提供任何有力的证据支持其主张的情况下，无法采信“からなる”的中文译文为“包含”或者“含有”。” 　　本案最终以申请人重新将权利要求2和3修改为“由…构成”而告终。 　　三、观点分析 　　本案引起争论的焦点在于“からなる”的译文到底是什么，是否如复审委所认为的那样，只能根据现有词典中给出的译文，而认定其为“由…构成”？还是可以允许申请人基于说明书上下文的意思而将其翻译为“包含”。 　　根据笔者处理大量日文申请的经验来看，复审委的认定过于严苛。日本专利申请中，“からなる”这一词汇很常见，而其表达的意思又往往以“包含”这一开放式的含义为主。例如，在说明书中出现“AとBからなるC”这样的句子，但往往后面的叙述中还会记载，C中还可以包含其他的成分，因此，根据这种上下文关系来看，这里的“からなる”如果直接按照字典的意思翻译成“由…构成”显然是不太合适的。 　　实际上，关于“からなる”这一词语所表达的含义，日本专利代理人的观点也不尽相同，有的日本专利代理人认为这种表达方式是封闭式的，有的则认为是开放式的。鉴于这种比较混乱的状况，以往大部分国内专利代理人采取的方式是，先将其翻译成“包含”，以获取尽可能大的保护范围，在实质审查过程中，根据审查员所提出的问题，再考虑将其根据说明书的相关记载，尤其是实施例中的具体例子而修改为封闭式。也有的专利代理人，通过事先仔细阅读全文，如果不能明确其一定只是表达封闭式的意思，则，暂且将其翻译成“包含”。 　　但是，从这次的复审案件来看，复审委的意见似乎否定了以往代理人的做法，也就是说，对于“からなる”这一词语必须翻译成“由…构成”。虽然，复审委对于个案的决定对其他案件的审理不具有约束力，但是，其某种程度上也代表了复审委的观点，如果这样的话，那么以往的PCT申请的译文中，“からなる”被翻译成“包含”的那些案件，其中的“包含”是否应该认定为表达的是“由…构成”这种封闭式的意思呢？ 　　因为本案以申请人放弃原来的修改而结案，并未涉及行政诉讼程序，因此，也并不清楚法院对此是如何认定的。笔者试想，如果法院与复审委持同样的意见，也就是，认为由于目前的翻译词典中普遍给出的解释为“由…构成”，而且翻译词典具有较高的公信力，其准确度值得信赖，在请求人没有提供任何有力的证据支持其主张的情况下，无法采信“からなる”的中文译文为“包含”或者“含有””，那么，对于PCT申请，在判定侵权的时候，似乎对于专利权人不太公平。因为，即使其授权文本的权利要求中的表述为“包含”，只要其对应的日文是“からなる”，则，其保护的范围只能是封闭式。 　　不过，虽然复审委的认定比较严苛，但是，从保持公众和专利权人的权利平衡的角度上讲，似乎这种做法也是必须的。因为，如果允许专利权人任意解释“からなる”所表达的意思，则会导致保护范围的不确定性，从而对于公众来说也是不利的，因此，必须要设立一个相对公正的标准，在本案中，则是选用了相对具有公信力的词典。 　　四、结论 　　笔者认为，为了彻底避免上述这种由于对“からなる”的理解不同所导致的译文不同，以致于导致保护范围不确定的现象，应该从日文申请文件本身进行调整。也就是说，应该呼吁日本申请人使用更为明确的表达方式来代替“からなる”这种相对暧昧的表达。比如，如果想要表达封闭式的意思就使用“のみからなる”这样的表述，如果想要表达开放式的意思就使用“含む”这样的表述。只有真正从日文原文上做到明确，才能更好地保证译文的准确，从而可以保证权利范围的稳定、明确。