北京快帮知识产权有限公司 黄莺 　　新修正的《商标法》第48条规定“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。” 这一条关于商标使用的规定，不仅将现行《商标法实施条例》第3条关于商标使用的规定直接上升到商标法条文的高度，而且新增了对使用目的的描述 “用于识别商品来源的行为”，强调了发挥商标的基本功能，将有利于促进商标意议上的真实使用。 　　商标是区分商品或者服务来源的标志。自然人、法人或者其他组织申请商标注册，首要目的是要在其生产经营活动中使用商标，通过商标的使用使消费者“认牌购物”。消费者通过商标将特定商品或服务与特定的生产者、经营者联系起来。生产者、经营者借助商标销售商品或服务、进行广告宣传，积累商誉，扩大市场份额。《商标法》第48条要求注册商标权利人真实使用其注册商标。商标使用形式包括将商标用于商品、商品包装或者容器上，以及商品交易文书上（例如，合同、发票、提货单、进出口凭证等），或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标使用的主要目的是让消费者能够识别商品或者服务的来源。 　　笔者结合新修正的《商标法》，将商标使用对申请人、注册人在申请注册、维权索赔、注册商标连续三年不使用撤销、异议及无效宣告程序以及对在先商标使用人和涉外定牌加工出口行为的不侵权抗辩的影响，做一粗浅的分析。 　　1. 注册申请程序 　　新修正的《商标法》第31条规定“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”遇到同日申请相同、近似商标的情况时，申请人如果能向商标局提供在先使用证据，将会极大增加其商标成功注册的机率。因此，商标所有人在开始使用商标时，就应当注意收集、保存使用证据。 　　2. 维权索赔程序 　　商标的基本功能在于区分商品或者服务的来源。防止混淆是商标权保护的基本出发点。侵害商标权的本质就是对商标识别功能的损害，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。新修正的《商标法》第57条规定“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”《商标法》第57条规定的6种具体侵权行为及第7项的概括性规定，明显会造成相关公众对商品或者服务来源的混淆误认，损害了商标识别产源的功能。注册商标权利人可以依法主张权利，根据《商标法》第63条的规定，可按被侵权所遭受的实际损失、或者侵权人的获利、或者商标许可使用费的合理倍数，或者法定赔偿额，主张赔偿数额。 　　然而，在商标注册后，注册商标权利人如果没有进行真实的商业使用，商标没有发挥过识别商品或者服务来源的功能，市场上不存在造成商品或者服务来源混淆的可能性，那么注册商标权利人在维权索赔时也会处于不利的境地。最高人民法院在2009年提审“红河”商标侵权案件 时，由于商标权利人没有提交证据证明其“红河”注册商标有实际使用行为，也没有举证证明其因侵权行为受到的实际损失等原因，最终判决撤销了此前佛山市中院和广东省高院做出的1000万元赔偿金的判决，仅判决赔偿款2万元。 　　对于不能证明已实际使用的注册商标而言，法院确定侵权赔偿责任要考虑该商标未使用的实际情况。新修正的《商标法》第64条明确规定“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”在侵权诉讼中，如果被控侵权人抗辩注册商标未使用，注册商标权利人不能证明在此前三年内自已实际使用或许可他人使用注册商标，也不能证明因侵权受到其他损失的，法院不会判决被控侵权人承担赔偿责任。我们建议，注册商标权利人在商标注册后，应及时使用商标，并妥善保存好各方面使用证据，为今后维权做好准备。 　　3. 注册商标连续三年不使用撤销程序 　　新修正的《商标法》第49条第2款规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。...”商标注册后，注册商标权利人如果不注意将商标及时投入实际使用，发挥商标的实际效用，并收集、保存商标使用的证据，商标就可能面临被撤销的风险。 　　商标注册人被他人提出注册商标连续三年不使用撤销申请时，依法承担举证责任，应向商标局提交使用证据，证明注册人或其被许可人在指定期间已将商标投入商业使用，用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。注册人如果不能提供有效的使用证据或者证据材料无效并且不能提供不使用的正当理由，将会丧失商标专用权。 　　虽然注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限，但在实际使用中，法律并不制止注册商标权利人对注册商标构成要素进行非实质性改变。实践中，允许使用人对注册商标进行字母大小写改变，或者印刷字体改变，或者是不影响认读的排列方向改变。这也符合商业惯例，不会被视为自行改变注册商标。只要不改变注册商标的主要部分或显著特征，此类商标使用证据可以用于维持注册。 　　在撤销程序中，商标注册人在中国通过定牌加工使用商标并能提供相应证据的，也曾被法院视为商标使用行为而维持注册。北京市高院2010年在第731233号“SCALEXTRIC”注册商标连续三年不使用撤销复审行政诉讼案中，认为：来料加工是中国企业利用外国企业提供的原材料、零部件等，按照外国企业的要求进行加工，成品交由外国企业销售的一种贸易形式。虽然来料加工的成品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策。虽然复审商标核定使用的商品为玩具，但是基于玩具赛车商品和来料加工方式的特性，将复审商标使用在玩具部件，并通过来料加工方式加工成玩具成品，销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为。 　　新修正的《商标法》第48条明确规定了商标的使用是指将商标用于识别商品来源的行为。在此情况下，涉外定牌加工产品全部外销的行为，未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础，应不构成《商标法》意义上的使用。我们建议，商标注册人还应提供更有证明力的使用证据。 　　4. 商标异议和无效宣告程序 　　新修正的《商标法》第32条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”在先权利人、利害关系人基于《商标法》第32条后半段的规定，对初步审定公告的商标提出异议的，或请求宣告已注册商标无效的，不仅要有明确的主张，更要提供相应的证据加以佐证，向商标局、商评委提供其商标已经在中国在先使用并有一定影响的证据，包括：证明商标所使用的商品/服务的合同、商业发票、提货单、银行进帐单、进出口凭证；商标所使用的商品/服务的销售区域范围、销售渠道、方式的相关资料；各种媒体广告、媒体评论及宣传资料；商标所使用的商品/服务参加展览会、博览会的相关资料；商品获奖情况的资料等。否则，缺乏事实依据的主张难以得到商标局、商评委的支持。 　　5. 在先商标使用人的不侵权抗辩 　　新修正的《商标法》第59条第3款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”在先使用人即使不能成功无效在后注册商标，只要能证明在该注册商标申请日前，先于注册人在相同、类似商品上使用相同或者近似商标的，就有不构成侵权的抗辩事由，在后的商标注册人应当容忍在先使用人在原使用范围内继续使用该商标。 　　6. 涉外定牌加工出口行为的不侵权抗辩 　　涉外定牌加工出口，是指国外注册商标的权利人委托国内生产厂家生产使用该商标的产品，该产品全部销往国外而不在中国境内销售。关于涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题，目前我国法律及司法解释并无明确规定。2009年上海市高院在“JOLIDA”商标侵权纠纷案、2011年广东省高院在“CROCODILE”商标侵权纠纷案，均认定涉外定牌加工行为不构成商标侵权，引人瞩目。根据《商标法》第48条关于商标使用的规定，涉外定牌加工企业如果能够证明所加工的产品未进入国内流通领域，在涉案产品上贴附商标的行为仅是以完成承揽加工合同为目的，而非在中国境内区分商品来源，不应视为商标法意义上的使用，也就免除了商标侵权的法律责任。 　　综上，商标的功能和价值在于使用，只有投入使用，才能发挥商标的功能，提升商标的价值。新修正的《商标法》关于商标使用的规定，希望能引起商标申请人、注册人、使用人的重视，以便更好地获得、维护商标专用权。 　　注释： 　　① 最高人民法院（2008）民提字第52号民事判决书 　　② 北京市高级人民法院（2010）高行终字第265号行政判决书 　　③ 上海市高级人民法院（2009）沪高民三(知)终字第65号民事判决书 　　④ 广东省高级人民法院(2011)粤高法民三终字第467号民事判决书