创造性答复时是否需要进行技术问题的对比
1905-07-09
摘要:本文结合具体案例,对答复创造性时是否需要对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对提出了笔者的观点,拟为代理人提供可供参考的答复思路。
一、问题引出
部分代理人在答复审查意见时习惯于套用答复模板,笔者发现,很多创造性的答复模板中都会对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对。此外,笔者最近在答复审通时也有客户提出了需要进行技术问题比对的需求,并且客户认为这是答复审通时的必要步骤。因此,笔者不禁产生一些思考,在创造性答复时是否需要对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对。
二、不同观点
观点一:创造性答复时需要进行技术问题的比对
部分代理人在套用创造性的答复模板时,都会根据答复模板的格式需求进行技术问题的比对,但是可能并没有深入思考是否需要以及为什么需要进行技术问题的比对。
观点二:创造性答复时不需要进行技术问题的比对
持此观点的人大部分都是以创造性评价的“三步法”原则为依据,下面详细说明。
创造性是发明授权的实质性条件之一,根据《专利法》第22条3款可知,发明的创造性是指与现有技术相比,发明具有突出的实质性特点和显著的进步。而根据审查指南的规定,在判断发明是否具有突出的实质性特点时,要判断对本领域的技术人员来说,要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见,通常可按照以下三个步骤进行:(1)确定最接近的现有技术;(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员是否显而易见。上述三个步骤也就是俗称的“三步法”原则。
目前,审查员在评价创造性时,通常都是基于“三步法”原则。而根据 “三步法”原则可知,“三步法”原则中并不存在对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对的过程。也就是说,审查员在进行创造性评价时,并没有进行技术问题的比对,而代理人主要是针对审查员的评价进行答复,显然也就不存在进行技术问题比对的意义。如果代理人在答复过程中进行了技术问题的比对,就会造成审查员在说“东”,而代理人在回复“西”的效果。
三、笔者观点