"关键词：天然产物 美国专利法 101条 专利适格性 摘要：天然产物类发明目前在美国专利审查中正越来越多地遭遇101条的专利适格性质疑，然而这一问题并未引起国内药企和专利实务界的足够重视。本文从现有审查指南规定尤其是美国现行“两步法”的判断方式出发，对天然产物类发明进行了相应分类，并为申请人梳理了答复思路和应对策略。 在美国专利实践中，专利适格性（eligibility）是专利审查的重要一步。对此在美国专利法（USC 35）第101条中有详细规定。规定专利适格性的目的是确定要求保护的主题属于可专利主题（patentable subject matter），属于美国专利法规定的可授予专利权的客体。根据USPTO第101条的规定，任何人只要发明或发现了任何新的有用的方法、机器、产品、组合物或其改进，在符合专利申请条件与要求的情况下，都可获得专利。同时，美国专利法还规定了可获得专利的法定例外（statutory exception）：自然法则（law of nature）、自然现象（natural phenomena）以及抽象概念（abstract idea）不属于专利法中的可授权客体。 近年来，专利适格性已越来越成为美国专利体系中被广泛讨论和引发关注的问题。美国最高法院频繁地因专利不具备美国专利法第101条要求的可专利性而判决专利无效。2012年和2013年美国最高法院先后就专利适格性问题对“Mayo 案”与“Myriad 案”做出判决，这对于专利审查以及联邦巡回法院和地方法院的后续专利案件判决产生了重大而深远的影响。总体说来，由于101条款的规定以及美国近年来的专利案例，加上美国对于天然产物（以及中药）不易接受的态度，天然产物和中药在美国获取专利保护的难度正在显著变大。这一现象和趋势值得引起国内医药企业的关注和警醒。对于志在获取美国专利保护的参与天然产物和中药研发的国内企业来说，需要更加关注这一问题，评估专利风险，思考应对策略。 在医药和生物技术领域，涉及101条的备受关注的案例是“Mayo案”(Mayo Collaborative Services Vs. Prometheus Labs. Inc. (2012))与“Myriad 案”（Assoc. for Molecular Pathology Vs. Myriad Genetics, Inc. (2013)）。在Mayo案中，争议的关键在于专利权人的发现是属于自然法则的简单呈现还是属于注入了人类智慧的创造性运用。美国最高院认为涉案工艺只是概括性地指导“如何运用自然规律”，是一种惯用的检测手段，没有增加其显著的特征，并不具备自身独有的特性；在Myriad案中，Myriad公司发现了乳腺癌相关基因BRCA1、BRCA2基因的位置及其核苷酸序列，其分离的BRCA基因被认为属于天然产物，美国最高法院裁定分离的DNA片段不具有专利适格性，因为它只是从天然的基因中分离出来，并无人类改造的过程，依然属于天然产物；而互补DNA（cDNA）则具有专利适格性，因为后者是利用实验室方法从信使RNA生产出的合成DNA，虽然它保留了天然DNA的外显子，但是与原始DNA已经显著不同，因此cDNA不是天然产物。 随后USPTO于2014年12月16日颁布了专利法第101条专利适格性临时审查指南（以下简称“IGE”），并于2015年7月和2016年5月颁布了更新版本。在该IGE中，USPTO阐述了对于上述两个案件及Alice案（涉及商业方法）等案件的判案解读，并提供了判断权利要求是否符合专利法第101条可专利性的所谓“两步法”原则。在该方法中，第一步是判断权利要求是否是一种方法、机器、制造或物质成分，如是，则进行第二步；在第二步中，首先进行A步骤：判断该权利要求是否属于对法定例外（即自然法则、自然现象和抽象概念）的阐述或描述，如否，则进而进行B步骤：判断该权利要求是否还记载了显著多于上述法定例外的其他要素（或其组合）（“RECITE ADDITIONAL ELEMENTS THAT AMOUNT TO SIGNIFICANTLY MORE THAN THE JUDICIAL EXCEPTION”）。如果答案是肯定的，则该权利要求具备可专利性；如果答案是否定的，则该权利要求不具备可专利性。 根据该指南，显著差别特征可以体现在产品的结构、功能和/或其他性质方面。对于纯化或分离的产品而言，当特征上的变化足以表明相对于对应的天然物而言有显著差别时，该产品是可专利性的。 另外，需要注意的是，上述指南还明确指出在评价权利要求的专利性之前要按最宽泛合理解释（broadest reasonable interpretation）原则来理解权利要求，确定保护边界，并且在评价专利性时要将权利要求视为一个整体。同时，为提高审查效率，在判断保护客体适格性的同时，还要结合其他所有专利性要求（例如新颖性和非显而易见性等)对全部权利要求进行充分审查。 上述方法中，第一步多数情况下容易符合或者容易做出判断，很少构成问题。判断的难度和争议焦点往往在于第二步，尤其中第二步的第二个环节（2B步骤），即，如何判断某一特征是否属于显著多于法定例外的其他要素？这一要求实质上是要求其他特征的贡献要显著大于对比对象本身。对此，该指南也给出了一些参考的判断原则，例如：对某一技术或技术领域的改善；增加的要素不属于该领域的众所周知、惯用或传统的技术手段；增加的非传统步骤将该权利要求限定到一个特定的实际应用当中。 在这方面，目前可供参考的涉及天然产物的典型案例似乎不多，尤其对于涉及提取分离的中药组合物和单体天然化合物而言。但是，在笔者所接触的专利代理工作中，已多次遇到涉及101条款的审查意见。笔者现提出以下处理思路，仅供大家思考和借鉴。 首先，为讨论方便，本文所述的“天然产物”是宽泛的概念，涉及其来源与天然资源有关的产物。需要澄清的是，天然产物和中药是两个相当不同的概念，虽然在101条款的反对意见中它们经常被等同看待（尽管没有公认定义，后者一般被认为是基于“中医”理论指导下形成的药物组合物，对其笔者将另外撰文讨论）。按照美国专利实务界的主流观点，天然产物是指自然界存在的物质，对天然产物的单纯发现和鉴定行为并不能赋予其可专利性，同样，由于提纯或分离过程并不能获得新的物质，因而也不能使其具有可专利性；不过对其做出的有意义的人为改变（例如其衍生物）则可赋予该物质以可专利主题。此前，专利适格性对于生物技术在美国的专利授权几乎没有造成实质性障碍。不过，近年来最大的限制就是“天然产物”（即在自然界发现的天然存在的物质）本身不能被授予专利权，尤其是Myriad 案之后。如同联邦最高法院指出的“在地球上发现的一种新矿物或者在野外发现的一种新植物不是可授予专利权的主题…...，这种发现属于揭示自然，而自然是全人类免费拥有的并且不能专属于任何人”。另一方面，同样有多个案例表明，对于天然产物做出的有意义的人工改变可以使该物质成为可授权专利的主题。 "