从“天下第一刀”名分之诉论专利的创造性 北京快帮知识产权有限公司 专利代理人 顾润丰 中国人民解放军三军仪仗队专用指挥刀、共和国国旗护卫队升旗指挥刀被国家领导人命名为“天下第一刀”，此刀从诞生至今，见证了香港回归、五十周年大庆、澳门回归等国家重大事件，国家领导接见外国元首900余次用上此刀，因此“天下第一刀”引起了世界人民的瞩目，为祖国争得了荣誉，也是国威、军威的体现，军事博物馆已经将此刀作为珍贵文物收藏，国家博物馆也将此刀作为文物收藏。 “天下第一刀”发明人沈从岐先生于2000年7月申请专利保护，并于2001年3月获得专利权。而从事刀具生产的叶某，为了逃避生产此刀时的专利侵权责任，向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告请求，从此拉开了“天下第一刀”名分之争的序幕。 2004年1月15日，国家知识产权局专利复审委员会以“天下第一刀”不具有创造性为由宣告该项专利无效。为此，专利权人状告国家知识产权局专利复审委员会，并委托集佳知识产权代理有限公司的专利代理人和律师代理相关事宜，开始了“天下第一刀”名分之诉。 作为本案的代理人，笔者亲历了本案的无效及诉讼过程，对本案有着深刻地了解和认识，经过详尽的分析，笔者认为，“天下第一刀”具有创造性。 《专利法》第二十二条规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著进步，该实用新型有实质性特点和进步。叶某在提出专利无效时依据的是专利权人的名称为“中山宝刀”的在先专利，“天下第一刀”和“中山宝刀”的区别主要表现在两点：一是刀把与护头的连接采用了过盈配合的连接方式；二是刀鞘与刀身连接采用了弹簧销和凹槽相互结合的方式。 国家知识产权局专利复审委员会承认对比证据和本专利存在的技术特征上的区别，对于第一个区别特征，专利复审委员会认为：采用过盈配合将两部件连接起来为一体是机械领域常见的连接方式。对于第二个区别特征，专利复审委员会主动以“门锁以及弹簧刀”作为现有技术的证据，并以此认为区别特征二不具有创造性，提出了“本专利采用的这种定位防脱结构也是所属领域乃至日常生活中常用的防止两部件发生相对移动的结构，例如门锁以及弹簧刀就经常采用这种结构”的观点。对此，笔者认为专利复审委员会的观点值得商榷。 一、专利创造性的判断要符合审查指南的相关规定 本专利是对专利权人的“中山宝刀”专利的进一步改进，其改进之处之一就是用过盈配合代替了传统的销钉紧固。刀剑作为一种兵器，在中国已经有上千年的历史，本专利所涉及的“天下第一刀”并非传统的兵器，而是一种供仪仗队阅兵使用的指挥刀，其性能不要求杀伤力大，而在于结实、耐用、抽出插入灵活方便，“中山宝刀”属于初期开发、生产仪仗队阅兵使用的指挥刀时本专利权人的发明，所采用的仍然是传统的、一般刀剑中惯用的销钉紧固的方式，这种销钉式紧固方式对于传统刀剑来说可能是合适的，但对于仪仗队指挥刀来说却存在缺陷，因为作为仪仗队指挥刀并不存在砍杀动作，但为了显示指挥员的威武，当刀入鞘时要用力一击，在强大剪切力的作用下，横向的销钉会变形甚至被切断，焊缝也容易开裂，存在不安全隐患，本专利正是针对这种情况对本人的在先专利进行的改进，采用本专利的过盈配合，完全可以适应这种冲击力，而且在冲击力的作用下，手把与护头之间的结合力会更强，这正是本专利采用过盈配合所带来的特殊效果。 《审查指南》在实用新型的创造性审查标准中规定：对于实用新型而言，一般着重考虑该实用新型所属的技术领域，同时考虑其类似、相近或相关的技术领域。专利复审委员会引述的“机械领域”是一个非常宽泛的领域，里面包括很多具体的技术领域，刀剑只是属于机械领域中的一个很小的领域。 专利复审委员会忽视上述基本事实，将“过盈配合”与“焊接、铆接以及螺纹连接”这几种方式简单的等同起来，在没有任何证据支持的情况下，就认定“本领域的技术人员在现有制刀技术中采用焊接方式将手把与刀鞘（笔者注：本专利是刀把与护头的连接采用了过盈配合的连接方式）将连接为一体的技术启示下，完全可以想到采用能起到相同作用的过盈配合连接方式”，笔者认为这种做法违反了审查指南关于“创造性”判断的基本原则。 笔者认为：看一件专利是否具有创造性，关键要看：一、连接方式的选择是否产生了特殊的技术效果，二、现有技术是否给出了与这种选择有关的技术启示。 由此可知，本专利采用的过盈配合技术带来了特殊的技术效果，其他任何连接方式都不具有这种技术效果；无效宣告请求所依据的证据也没有任何这种技术启示，在中国上千年的刀剑史上，也从未有出现过“刀把与护头的连接采用了过盈配合的连接方式”，在这种情况下，就不能认为：本专利采用这种结构对本领域普通技术人员来说是显而易见的，因此，笔者认为，本专利具有创造性。 二、判断创造性不能违反请求原则的规定 审查指南的请求原则是，在无效宣告程序中，合议组通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查。 当事人提出的无效宣告请求提交的证据为本专利权人的在先专利“中山宝刀”，其采用的“定位防脱结构”为“摩擦自锁”结构，其存在的缺陷是使用一段时间后容易产生夹不紧的现象，国外的仪仗队指挥刀还有的采用锁扣式结合的方式，但锁扣式结合的方式虽然可以保证夹紧，但容易出现紧急时打不开的情况，这对于仪仗队的指挥刀来说都是应当尽量避免的，本专利正是针对上述缺陷，刀鞘与刀身连接巧妙的采用了“弹簧销和凹槽相互结合的方式”，这实际上是将两种方式的优点结合在了一起，这一特征，无效请求人所提交的证据中未被公开，也就是说，合议组承认无效请求人没有提供任何证据证明本专利的上述技术特征属于现有技术的范畴，在缺少任何证据支持的情况下，合议组却主动以“门锁以及弹簧刀”作为现有技术的证据，（笔者注：门锁和刀根本不属于同一技术领域）并由此认定本专利的上述第二个区别特征缺乏创造性， 即提出了“本专利采用的这种定位防脱结构也是所属领域乃至日常生活中常用的防止两部件发生相对移动的结构，例如门锁以及弹簧刀就经常采用这种结构”的观点。 笔者认为，合议组的上述作法是不妥当的，违反了审查指南所规定的请求原则及“当事人举证原则”。 众所周知，除了开创性发明，绝大多数发明创造都是对现有技术的组合或改进。而作为改进发明，所采用的技术特征绝大多数也都是现有技术中业已存在的，根据审查指南的规定，判断一项发明或者实用新型是否具有创造性，除了要看所采用的技术特征是否被现有技术公开之外，还要看现有技术是否给出了在某一产品中“采用该技术方案来解决某一技术问题”的相应教导。 请求人举不出任何证据证明在本专利申请日前有本专利这种“定位防脱结构”在刀具上的应用，而合议组主动列举 “门锁以及弹簧刀”也缺乏说服力，因为，现有技术中的门锁和弹簧刀有成百上千种，其结构也成百上千种，合议组这种笼统的引用证据既缺乏公证性又缺乏严肃性。 “天下第一刀”名分之诉现在还在法院的审理中，关于创造性的判断问题，可谓仁者见仁，智者见智，笔者的观点也不一定正确，但有一点是肯定的，那就是，创造性的判断不是随意的，是有一定的判断标准的，笔者相信，“天下第一刀”名分之诉总会有一个公证的结果的。