北京快帮知识产权有限公司 冯德魁 一．问题的提出 根据专利法第二十二条第一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。也就是说，具备创造性是一件发明和实用新型授予专利权的必要条件之一。因此，在专利申请文件的撰写中必须充分地考虑到技术方案的创造性问题，否则，有可能在后续的专利审批过程和可能的无效程序中给申请人带来利益上的损失。 二．创造性及其评价标准 根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性，是指同申请日前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。 《审查指南》进一步规定，所谓发明具有突出的实质性特点，是指对所述技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。 三．与创造性因素相关的组成部分 对于专利申请文件的撰写，应该明确发明或实用新型的技术方案相对于现有技术是非显而易见的，且与现有技术相比能够产生有益的技术效果。为此，需要参考《审查指南》中给出的有关现有技术是否显而易见的三个步骤来进行背景技术的描述、技术问题的界定和技术方案的确定，并根据《审查指南》中给出的显著的进步的判断要求来进行有益效果的撰写。 四、考虑创造性因素的申请文件撰写 《审查指南》中给出的有关现有技术是否显而易见的三个步骤具体为：确定最接近的现有技术、确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中，判断是否显而易见的过程要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。 因此，在一些特殊的情形中，有可能的话，可以预先有意识地在申请文件的撰写中进行一些必要的描述，以说明现有技术中不存在技术启示。 例如，如果代理人在撰写时检索到两篇对比文件，该两篇对比文件的结合可能破坏创造性，应该如何采取措施，使得申请文件记载的技术方案在创造性方面更有说服力，并增加答复审查意见或者应对可能的无效程序的主动性？显然，撰写申请文件时需要说明两篇对比文件的结合是没有技术启示的。例如，指出所述的两篇对比文件没有结合的必要，也即现有技术中不存在解决本发明或实用新型面对的技术问题的需求，自然本领域的技术人员也不会想到将两者结合，从而说明两者没有结合的技术启示。或者，指出两者即使结合也需要克服一定的技术难题，或者带来新的技术问题无法克服，而本发明或实用新型的技术方案却不会产生该技术问题或者可以克服此技术问题，反映出发明人为本技术方案的产生付出了创造性的劳动。 此外，在发明人披露的技术方案解决的技术问题和对比文件解决的技术问题相同，但是技术特征较为相似，即技术方案稍有不同之处的情形下，应该如何进行处理，以得申请文件记载的技术方案在创造性方面更有说服力，并增加答复审查意见或者应对可能的无效程序的主动性？ 这种情况下，如果处理不当，有可能会被认为该对比文件中存在对本技术方案的启示，影响到本技术方案的创造性。这是因为，二者的技术问题相同，而技术特征较为相似，有可能会被认为二者的替代是显而易见的，从现有技术出发，不需要花费创造性的劳动就能得到本发明或实用新型的技术方案。 为此，一种可能的解决方案是找出本技术方案和对比文件的不同之处，针对所述不同之处重新界定技术问题和确定必要技术特征。这样可能使发明人想要保护的技术方案的范围变小，从而损害申请人的利益。 另一种可能的解决方案是不重新界定技术问题，而是阐明本发明或实用新型的技术方案与现有技术的不同之处，说明技术特征虽然较为相似，但是有区别，且所述区别是不能从现有技术中得到技术启示的。为此，可以指出现有技术中具有不完善的地方或技术上的缺陷，而本发明或实用新型的技术方案不同于现有技术的技术特征能够克服现有技术的方案的缺陷，本发明或实用新型的技术方案作为一个整体具有创造性。 此外，在申请文件的撰写过程中应该尽量避免一些不当的描述，以免由于这些不当的描述产生现有技术存在技术启示的假象。例如，是否存在某种技术启示与背景技术的描述和技术问题的界定是密切相关的，如果撰写不当，可能带来严重的效果。 例如，因为没有找到导致缺陷产生的因素，现有技术存在的缺陷在一段时期都未能得到解决。在发明人的研发过程中，分析得到了导致缺陷产生的原因，并针对该原因采用相应的技术手段来克服现有技术存在的缺陷。在一些发明或实用新型的技术方案中，所述相应的技术手段可能是常见的，相对简单的，在另一件或多件现有技术中已经有所披露。如果在专利申请文件的撰写中，将发明人分析得到的导致缺陷产生的原因记载在背景技术中，通常会被认为是现有技术，这是因为背景技术部分记载的内容应当是对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，也就是现有技术。从而，结合背景技术和所述的另一件或多件现有技术，可能得出现有技术整体上存在对本发明或者实用新型的技术方案的启示，导致审查员或公众对其创造性的合理质疑。 也就是说，在申请文件撰写时，在背景技术部分需要描述的现有技术的技术方案及其存在的缺陷和问题，不宜将发明人研发过程中产生的技术思路等披露在背景技术部分。 此外，在上述的例子中，也隐含着技术问题的界定和技术启示的关系。具体地说，如果在专利申请文件的撰写中，将发明人分析得到的导致缺陷产生的原因记载在背景技术中，则意味着本发明或实用新型需要解决的技术问题是与导致缺陷产生的原因对应的技术问题，而不是发明人在研究过程中面对的现有技术的缺陷。也就是说，将本来属于发明人的创造性劳动（分析得到导致缺陷产生的原因）描述成了现有技术。这种情形下，由于认为导致缺陷的原因是已知的，从而在另一件或多件现有技术的启示下，应用相应的技术手段来克服这个缺陷成为显而易见的。 此外，对于较为简单的技术方案，可以在说明书中限制发明或者实用新型的应用领域，从而避开可能存在现有技术的技术领域带来的不利影响，减少创造性被对比文件破坏的可能性。 另外，《审查指南》中还给出了判断一个技术方案是否具有专利法所规定的创造性的辅助判断标准：本发明是否解决了人们一直渴望解决但是始终未能获得成功的技术难题？是否发明克服了技术偏见？是否发明取得了意料不到的技术效果？是否发明获得了商业上的成功？只要技术方案存在上述的一种情况，则可初步认为发明具有创造性。为此，在撰写专利申请文件时，应该尽量和发明人就上述辅助判断标准进行沟通，如果答案是肯定的话，应该在申请文件中记载这些事宜，以使得申请文件记载的技术方案在创造性方面更有说服力，并增加答复审查意见或者应对可能的无效程序的主动性。 五．总结及建议 总之，关于申请文件的撰写，要时刻考虑到申请文件的创造性，将创造性的审查标准和审查指南对创造性的要求应用到申请文件的撰写当中，以增强申请文件的创造性的说服力，并增加答复有关创造性审查意见或者应对可能的无效程序的主动性。