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商标遭抢注的应对措施是什么

快帮集团  2019-01-24


“恶意抢注”是商标申请人利用不合理或不合法的方式,将他人已经使用但尚未注册商标以自己的名义向商标局申请注册的行为。

防止商标抢注有三大高招

1、市场未动、商标先行。在新开发的商品进入市场之前,确保所用商标已经取得权利。

2、防御性注册:根据“一类商品一件商标一份申请”原则,具有一定知名度的商标可在与该商标类似或非类似商品类别上分别进行防御注册,以免受职业商标炒家的侵害。

3、加强商标监测:企业应密切关注国家工商总局颁布的《商标公告》,如发现相同或近似商标,及时向国家工商总局提出异议;应委托商标代理组织进行市场追踪监测,及时反馈侵权信息。

应对措施

对国内的商标被国外或其它地区抢注的,被抢注的企业一定要积极应对。首先了解所在国家的相关法律政策,企业应尽快查清楚自己的商标被抢注的实际情况,并尽早考虑在抢注国依据相关法律规定准备对抢注商标提出异议。当然,依据国际惯例及绝大多数国家的规定,异议应当是在该抢注商标取得公告以后才能正式提交。即使没能在异议期内提出异议,这些企业也可在该商标被注册后,向注册机构或当地的法院申请救济(依据各国法律的规定采取相应的应对措施),再通过法律程序最终判定该商标注册是否有效。

目前世界上有两大商标授权原则,一是以英美法系为代表的商标使用在先原则;二是以中国大陆法系为代表的商标申请在先原则。在了解了一些抢注国法律的基础知识之后,再具体问题具体分析(针对不同情况采取不同的应对措施)。此外,这些企业还应该在成功阻止抢注商标注册以后,提交自己的商标注册申请。相关企业应当尽早收集自己的商标在注册国的使用证据,以及自己的商标已经驰名的相关证据,和能够证明对方恶意抢注的有关证据,为进行司法救济进行准备。

在了解了抢注的动机以后,如果抢注者的目的是前面分析的第一种情形的话,在准备法定程序进行救济的同时,要积极和抢注者进行协商,通过和解的方式支付一定的费用后把商标要回来。西门子公司在德国抢注海信的商标最终就是以这种方式处理的。对于抢注者的动机在于制造贸易壁垒者,除了以上的两种方式以外应当考虑联合作战,就中国企业目前的实力和国际影响力来说,还不适合单兵作战。在海信与西门子的案件中,政府和媒体在其中的力量自然不言而喻,商务部的斡旋,欧盟驻华机构的介入,当时那场声势浩大的“中国商标海外维权研讨会”上,商务部、工商局、商标局等部门代表的出席,以及在海信启动的强大舆论攻势下,唤起的中国消费者对海信的巨大同情和对西门子的反感,这些因数组合起来,最终让西门子公司放弃海信的商标,虽然这样的方式并不是对所有的企业都有效,但集中各方面的力量在处理商标抢注中是有效的方法之一。福建的许多服装品牌在澳门被抢注后,福建的服装企业集合各方面的力量最终也要回了被抢注的商标,也是成功的例子之一。

就目前的抢注的情形看,以和解的方式来处理商标抢注的行为应当是最为经济的方式,因为一旦采取司法救济程序,可能成本会很高,而且也拖延了产品进入市场的时机,最终可能会出现要回了商标以后,市场也丢尽了的不利后果。但最最经济的方式应当是对商标进行注册。是不是在任何国家进行产品销售之前都要对相应的商标进行注册呢,这也不是绝对,在商标权的取得采取使用在先原则的国家可以考虑采取先销售后一注册,但这样的决定应当是在充分了解相应国的商标法后才可以采取的措施,稍有闪失就会造成很大的损失。

把商标在所有国家都进行注册肯定是没有必要的,也不现实的,但企业在国际化的道路上,作为企业知识产权的一部分,企业的商标战略也必须国际化,同时具有前瞻性。现在许多的跨国公司内部,一般会有专门的知识产权部,在商标保护方面,他们主要是在监视商标公告,如果发现与之相同或者近似的商标被公告,他们会在法定的期限内对此提出异议;二是监视市场,如果在市场上出现假冒或者仿冒等侵权行为,他们会立即委托当地的调查公司取证,然后根据案情采取适当的法律行为。福建的九牧王等品牌在澳门被抢注就是在商标公告期内被发现的,经过及时提起异议后,最终要回了被抢注的商标。商标在企业走向国际化的过程中作用最大,企业在处理时就充分利用法律武器,预防和积极应对抢注商标的行为。

对抗措施

根据商标法的规定,商标权利人可以选择以下两个法律途径来主张权利:

1、就初审公告的商标向商标局提出异议

根据商标法第三十三条对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,可以向商标局提出异议。”权利人认为自己的商标被他人恶意抢先申请注册的,如果在该商标初步审定公告期内及时发现,可以向商标局提出异议,请求商标局不予核准注册。

2、就已经注册的商标向商标评审委员会提出争议

根据商标法第四十五条已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

当事人在向商标局或商标评审委员会申请异议或争议、主张权利时,应当结合上面所分析的商标抢注行为的构成要件来陈述理由、提供相应的证据。这些证据应侧重于两个方面:一方面是商标注册人在主观上具有恶意的证据,例如双方当事人之间与争议商标有关的商品购销合同、往来函电,商标注册人向权利人索要不合理的高额“商标转让费”的书面证据;另一方面是权利人在先使用、宣传争议商标的证据,例如权利人与商标设计、商标标识印刷单位之间的委托合同及相应单据,有关商标的广告制作、发布合同,刊登商标广告的报纸、杂志,有关商标商品的购销合同及发票等。

需要注意的是,当事人在向商标局或商标评审委员会提交申请书件时,应当符合规定的要求。例如,应在法律规定的时限内提出异议、争议裁定申请,尽可能在期限内一次性提交有关的证据材料。为了使自己的主张得到有力的支持,当事人应尽量提交那些有较高公信力的证据,例如国家机关依职权制作的公文书证、由专门机构保管的历史档案、在具有较大影响的新闻媒体上刊登的有关商标的宣传材料等等。

为有效的制止恶意抢注商标,保护正常的商标注册和使用秩序,维护诚实守信的市场竞争秩序,有如下对策:

1、对于没有真实商业使用意图的商标申请,适用《商标法》第四条不予核准注册,已经核准注册的,适用《商标法》第四十一条第一款予以撤销。具体包括:申请人大批量提出商标注册申请,明显超出其使用能力和使用范围;商标申请人被吊销营业执照无经营主体资格的;商标核准注册后未经使用直接转让或者意图转让商标牟利等。

2、在商品类似和商标近似的判断过程中,充分考虑商标的知名度和显著性。商标显著性越高、知名度越大的,可以适当降低对商品类似和商标近似的要求,但应当确保满足最低限度的商标近似和商品关联度的要求。

3、在商标知名度的判断过程中,可以考虑:商标在域外的使用证据;能够证明关联商标知名度的证据。关联商标是指在同一商品上同时使用的商标。

4、在驰名商标的认定过程中应当从其具体核定使用商品相关公众的认知角度判断,对于广告宣传、使用时间等考虑因素不能作出绝对的量化要求,也不能要求必须全部具备《商标法》第十四条、《驰名商标司法解释》第五条规定的全部考虑因素。

5、判断是否侵犯驰名商标权利应当以淡化可能性作为判断标准,而不是以混淆可能性作为判断标准。只要驰名商标的相关公众与抢注商标的相关公众具有一定程度的交集,抢注商标的相关公众应当知悉驰名商标,就应当认定抢注商标与驰名商标的商品关联度满足了《商标法》第十三条第二款规定的要求。驰名商标是臆造词可以作为确定保护范围的有利因素,但臆造商标不是驰名商标保护的必要条件。

6、适当扩大知名商号的保护范围,确立对文学艺术作品中虚拟人物角色名称的保护。

7、对于在先使用并有“一定影响”的理解不可机械的认为每一个案件中未注册商标的使用必须达到某一特定的程度,而是在具体个案中未注册商标的使用足以推定恶意抢注商标人应当知悉该商标,证明其抢注行为本身具有恶意即可。

8、建议在修订《商标法》的过程中,规定申请人因合同关系、地缘关系、业务往来或者其他关系而明知他人商标,实施抢注行为的,不予注册。同时,规定通过商标代理注册的商标代理人或代表人,包括代理人或代表人实际控股或参与控股的公司,均不得受让或使用被代理人或被代表人的商标。

9、严格适用商标连续三年停止使用制度,增加恶意抢注商标的维持成本,出于应付法律义务的象征性使用视为未使用。

10、民事诉讼中,请求保护的注册商标未实际投入商业使用的,确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式,在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实,除为维权而支出的合理费用外,如果确无实际损失和其他损害,一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿;对于商标注册人并无实际使用意图,仅将注册商标作为索赔工具的,可以不予赔偿;注册商标已构成《商标法》规定的连续三年停止使用情形的,可以不支持其损害赔偿请求。建议在修订《商标法》的过程中规定,注册商标违反《商标法》第十三条第二款、第十五条、第三十一条的,在先使用人有权在原有范围内继续使用。

 


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